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Zur Kennzeichnungskraft einer Marke - Wunderbaum II

BGH 2.6.2016, I ZR 75/15

Wird ein Pro­dukt (hier: Luft­er­fri­scher) in Form der Marke (hier: Sil­hou­ette ei­nes sti­li­sier­ten Tan­nen­baums) her­ge­stellt, schwächt dies nicht die ori­ginäre Kenn­zeich­nungs­kraft der Marke we­gen be­schrei­ben­der Anklänge im Hin­blick auf die Wa­ren, für die sie Schutz be­an­sprucht, wenn die Form des Pro­dukts nicht funk­ti­ons­be­dingt vor­ge­ge­ben oder die Ware be­schrei­bend ist. Die ori­ginäre Kenn­zeich­nungs­kraft ei­ner Marke kann bei inländi­schen Ver­kehrs­krei­sen da­durch ge­stei­gert wer­den, dass die Marke nicht nur im In­land, son­dern in zahl­rei­chen wei­te­ren Ländern präsent ist und inländi­sche Ver­kehrs­kreise der Marke bei Rei­sen ins Aus­land be­geg­nen.

Der Sach­ver­halt:
Die in der Schweiz ansässige Kläge­rin ver­treibt seit den 1960er Jah­ren über Li­zenz­neh­mer Luft­er­fri­scher in Form ei­nes sti­li­sier­ten Tan­nen­baums. Sie ist seit Jahr­zehn­ten Welt­marktführe­rin im Be­reich der Pa­pier-Luft­er­fri­scher, von de­nen in Deutsch­land jähr­lich mehr als 8 Mio. mit den Mar­ken der Kläge­rin ver­kauft wer­den.

Die Kläge­rin ist In­ha­be­rin der

  • IR-Bild­marke Nr. 612 525 (Kla­ge­marke), im De­zem­ber 1993 ein­ge­tra­gen für "Air fres­he­ning pre­pa­ra­ti­ons",
  • der drei­di­men­sio­na­len Ge­mein­schafts­marke EM Nr. 307 1305, im Mai 2005 ein­ge­tra­gen für "Air fres­he­ners",
  • so­wie der IR Wort-Bild-Mar­ken Nr. 475 333, ein­ge­tra­gen im Fe­bruar 1983 für "pro­ducts for the pu­ri­fi­ca­tion of air and deo­do­rants, hy­giene pro­ducts", und Nr. 539 068, ein­ge­tra­gen im Mai 1989 für "pro­ducts for the pu­ri­fi­ca­tion of air and deo­do­rants, hy­giene pro­ducts".

Die in Po­len ansässige Be­klagte ist In­ha­be­rin der im Juli 2007 für "Deo­do­rant (other than for per­so­nal use) and air fres­he­ning pre­pa­ra­ti­ons" ein­ge­tra­ge­nen IR Wort-Bild-Marke Nr. 945 924 Die in­ter­na­tio­nale Re­gis­trie­rung be­ruht auf ei­ner am im Ja­nuar 2007 re­gis­trier­ten pol­ni­schen Ba­sis­marke. Die Kläge­rin hatte die Be­klagte auf Ein­wil­li­gung in die Schutz­ent­zie­hung ih­rer IR Wort-Bild-Marke für das Ge­biet der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land in An­spruch ge­nom­men, wo­bei sie die Klage in ers­ter Li­nie auf die Kla­ge­marke stützt, hilfs­weise auf ihre wei­te­ren Mar­ken in der Rei­hen­folge der vor­ste­hen­den Dar­stel­lung.

LG und OLG wie­sen die Klage ab. Auf die Re­vi­sion der Kläge­rin hob der BGH das Be­ru­fungs­ur­teil auf und wies die Sa­che zur er­neu­ten Ver­hand­lung und Ent­schei­dung an das OLG zurück.

Die Gründe:
Die An­nahme der Vor­in­stanz, die Kläge­rin könne den mit der Klage gel­tend ge­macht An­spruch auf Ein­wil­li­gung in die Schutz­ent­zie­hung der Streit­marke gem. §§ 115 Abs. 1, 51 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 u. 3 Mar­kenG nicht auf die Kla­ge­marke stützen, hielt der recht­li­chen Nachprüfung nicht stand. Das Be­ru­fungs­ge­richt wird bei der vor­zu­neh­men­den Ge­samtwürdi­gung al­ler maßgeb­li­chen Umstände prüfen müssen, ob die Ge­sichts­punkte, die für eine ge­stei­gerte Kenn­zeich­nungs­kraft oder eine Be­kannt­heit spre­chen, auf die Kla­ge­marke als reine Bild­marke, die drei­di­men­sio­nale Marke oder auf die bei­den Wort-Bild-Mar­ken be­zo­gen sind, auf die die Kläge­rin die Klage hilfs­weise gestützt hat.

Bei der Be­stim­mung der Kenn­zeich­nungs­kraft sind alle re­le­van­ten Umstände zu berück­sich­ti­gen, zu de­nen ins­be­son­dere die Ei­gen­schaf­ten, die die Marke von Haus aus be­sitzt, der von der Marke ge­hal­tene Markt­an­teil, die In­ten­sität, die geo­gra­phi­sche Ver­brei­tung und die Dauer der Be­nut­zung der Marke, der Wer­be­auf­wand des Un­ter­neh­mens für die Marke und der Teil der be­tei­lig­ten Ver­kehrs­kreise gehören, die die Wa­ren oder Dienst­leis­tun­gen auf­grund der Marke als von einem be­stimm­ten Un­ter­neh­men stam­mend er­ken­nen. Die Prüfung hat an­hand der je­wei­li­gen Umstände des Ein­zel­falls um­fas­send zu er­fol­gen, nicht da­ge­gen an­hand ge­ne­rel­ler und ab­strak­ter An­ga­ben, wie etwa von fes­ten Pro­zentsätzen der Be­kannt­heit des Zei­chens als Kenn­zeich­nungs­mit­tel bei den be­tei­lig­ten Ver­kehrs­krei­sen. Wird ein Pro­dukt in Form der Marke her­ge­stellt, schwächt dies nicht die ori­ginäre Kenn­zeich­nungs­kraft der Marke we­gen be­schrei­ben­der Anklänge im Hin­blick auf die Wa­ren, für die sie Schutz be­an­sprucht, wenn die Form des Pro­dukts nicht funk­ti­ons­be­dingt vor­ge­ge­ben oder die Ware be­schrei­bend ist.

Das Be­ru­fungs­ge­richt hat zwar auf die ho­hen Wer­be­auf­wen­dun­gen, den ho­hen Markt­an­teil der von der Kläge­rin ver­trie­be­nen Luft­er­fri­scher, den langjähri­gen und umfäng­li­chen Ver­trieb und die Präsenz des Pro­dukts in den Me­dien ab­ge­stellt. Die­sen Umständen hatte es je­doch im Hin­blick auf das Er­geb­nis der dem In­fra­test-Gut­ach­ten zu­grunde lie­gen­den Um­frage aus dem Jahr 1999 keine Be­deu­tung bei­ge­mes­sen. Dies steht je­doch nicht in Ein­klang mit der Recht­spre­chung des EuGH und des Se­nats. Zu­dem hatte das In­fra­test-Gut­ach­ten er­ge­ben, dass im­mer­hin 31,5% der Be­frag­ten die Luft­er­fri­scher in Form der Kla­ge­marke einem be­stimm­ten Un­ter­neh­men zu­ord­nen.

Ist von ori­ginär durch­schnitt­li­cher Kenn­zeich­nungs­kraft der Kla­ge­marke aus­zu­ge­hen, reicht ein sol­cher Be­kannt­heits­grad je­den­falls im Zu­sam­men­wir­ken mit den übri­gen Kri­te­rien zur An­nahme ei­ner ge­stei­ger­ten Kenn­zeich­nungs­kraft aus. Der­ar­tige Pro­zentsätze können so­gar die An­nahme ei­ner Be­kannt­heit der Marke recht­fer­ti­gen. Das In­fra­test-Gut­ach­ten konnte die Ab­wei­sung der auf die Kla­ge­marke gestütz­ten Klage auch des­halb nicht recht­fer­ti­gen, weil es keine Aus­sa­ge­kraft für die Kenn­zeich­nungs­kraft der Kla­ge­marke für den im Streit­fall maßgeb­li­chen Zeit­punkt hatte. Maßgeb­li­cher Zeit­punkt für die Be­ur­tei­lung ei­ner in­folge Be­nut­zung ge­stei­ger­ten Kenn­zeich­nungs­kraft ist nämlich grundsätz­lich der An­mel­de­tag der an­ge­grif­fe­nen Marke.

Das Be­ru­fungs­ge­richt hat zu­dem nicht berück­sich­tigt, dass die Er­geb­nisse des In­fra­test-Gut­ach­tens auf­grund ei­ner Be­fra­gung ge­won­nen wor­den wa­ren, an der le­dig­lich 314 Per­so­nen teil­ge­nom­men hat­ten. Nach der BGH-Recht­spre­chung sind je­doch so­wohl im Ein­tra­gungs­ver­fah­ren als auch im Löschungs­ver­fah­ren Feh­ler­to­le­ran­zen grundsätz­lich nicht zu berück­sich­ti­gen, wenn eine aus­rei­chend große Stich­probe (min­des­tens 1.000 Be­fragte) dem Ver­kehrs­gut­ach­ten zu­grunde liegt. Ent­spre­chen­des gilt auch im Pro­zess, mit dem der kla­gende In­ha­ber der älte­ren Marke die Ein­wil­li­gung in die Schutz­ent­zie­hung für die jüngere Marke be­gehrt. Dem In­fra­test-Gut­ach­ten hatte keine sol­che aus­rei­chend große Stich­probe zu­grunde ge­le­gen, so dass es keine si­chere Grund­lage für das ge­won­nene Er­geb­nis sein kann. Die Er­geb­nisse des In­fra­test-Gut­ach­tens können für die Kenn­zeich­nungs­kraft der Kla­ge­marke al­len­falls in­di­zi­elle Be­deu­tung ha­ben.

Zu­tref­fend war das Be­ru­fungs­ge­richt je­doch da­von aus­ge­gan­gen, dass eine Stei­ge­rung der Kenn­zeich­nungs­kraft der Kla­ge­marke für das geo­gra­phi­sche Ge­biet fest­zu­stel­len ist, für das die Kla­ge­marke Schutz be­an­sprucht. Da­nach war hier maßgeb­lich, ob sich eine ge­stei­gerte Kenn­zeich­nungs­kraft der Kla­ge­marke in Deutsch­land fest­stel­len lässt. Zwar kann ent­ge­gen der An­sicht des Be­ru­fungs­ge­richts nicht von vorn­her­ein aus­ge­schlos­sen wer­den, dass die ori­ginäre Kenn­zeich­nungs­kraft ei­ner Marke bei inländi­schen Ver­kehrs­krei­sen da­durch ge­stei­gert wird, dass die Marke nicht nur im In­land, son­dern in zahl­rei­chen wei­te­ren Ländern präsent ist und inländi­sche Ver­kehrs­kreise der Marke bei Rei­sen ins Aus­land be­geg­nen. Der all­ge­mein ge­hal­tene Vor­trag der Kläge­rin, auf den sich die Re­vi­sion be­ruft, ließ je­doch der­ar­tige Aus­wir­kun­gen ei­ner ausländi­schen Be­nut­zung der Marke auf die Wahr­neh­mung der an­ge­spro­che­nen inländi­schen Ver­kehrs­kreise nicht er­ken­nen.

Link­hin­weise:

  • Der Voll­text die­ser Ent­schei­dung wird demnächst auf den Web­sei­ten des BGH veröff­ent­licht.
  • Für den Voll­text der Ent­schei­dung kli­cken Sie bitte hier.
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