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Zur Kennzeichnungskraft einer Marke - Wunderbaum II

BGH 2.6.2016, I ZR 75/15

Wird ein Produkt (hier: Lufterfrischer) in Form der Marke (hier: Silhouette eines stilisierten Tannenbaums) hergestellt, schwächt dies nicht die originäre Kennzeichnungskraft der Marke wegen beschreibender Anklänge im Hinblick auf die Waren, für die sie Schutz beansprucht, wenn die Form des Produkts nicht funktionsbedingt vorgegeben oder die Ware beschreibend ist. Die originäre Kennzeichnungskraft einer Marke kann bei inländischen Verkehrskreisen dadurch gesteigert werden, dass die Marke nicht nur im Inland, sondern in zahlreichen weiteren Ländern präsent ist und inländische Verkehrskreise der Marke bei Reisen ins Ausland begegnen.

Der Sach­ver­halt:
Die in der Schweiz ansäs­sige Klä­ge­rin ver­t­reibt seit den 1960er Jah­ren über Lizenz­neh­mer Luf­t­er­fri­scher in Form eines sti­li­sier­ten Tan­nen­baums. Sie ist seit Jahr­zehn­ten Welt­markt­füh­re­rin im Bereich der Papier-Luf­t­er­fri­scher, von denen in Deut­sch­land jähr­lich mehr als 8 Mio. mit den Mar­ken der Klä­ge­rin ver­kauft wer­den.

Die Klä­ge­rin ist Inha­be­rin der

  • IR-Bild­marke Nr. 612 525 (Kla­ge­marke), im Dezem­ber 1993 ein­ge­tra­gen für "Air fres­he­ning pre­pa­ra­ti­ons",
  • der drei­di­men­sio­na­len Gemein­schafts­marke EM Nr. 307 1305, im Mai 2005 ein­ge­tra­gen für "Air fres­he­ners",
  • sowie der IR Wort-Bild-Mar­ken Nr. 475 333, ein­ge­tra­gen im Februar 1983 für "pro­ducts for the puri­fi­ca­tion of air and deo­do­r­ants, hygiene pro­ducts", und Nr. 539 068, ein­ge­tra­gen im Mai 1989 für "pro­ducts for the puri­fi­ca­tion of air and deo­do­r­ants, hygiene pro­ducts".

Die in Polen ansäs­sige Beklagte ist Inha­be­rin der im Juli 2007 für "Deo­do­r­ant (other than for per­so­nal use) and air fres­he­ning pre­pa­ra­ti­ons" ein­ge­tra­ge­nen IR Wort-Bild-Marke Nr. 945 924 Die inter­na­tio­nale Regi­s­trie­rung beruht auf einer am im Januar 2007 regi­s­trier­ten pol­ni­schen Basis­marke. Die Klä­ge­rin hatte die Beklagte auf Ein­wil­li­gung in die Schut­z­ent­zie­hung ihrer IR Wort-Bild-Marke für das Gebiet der Bun­des­re­pu­b­lik Deut­sch­land in Anspruch genom­men, wobei sie die Klage in ers­ter Linie auf die Kla­ge­marke stützt, hilfs­weise auf ihre wei­te­ren Mar­ken in der Rei­hen­folge der vor­ste­hen­den Dar­stel­lung.

LG und OLG wie­sen die Klage ab. Auf die Revi­sion der Klä­ge­rin hob der BGH das Beru­fung­s­ur­teil auf und wies die Sache zur erneu­ten Ver­hand­lung und Ent­schei­dung an das OLG zurück.

Die Gründe:
Die Annahme der Vor­in­stanz, die Klä­ge­rin könne den mit der Klage gel­tend gemacht Anspruch auf Ein­wil­li­gung in die Schut­z­ent­zie­hung der Streit­marke gem. §§ 115 Abs. 1, 51 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 u. 3 Mar­kenG nicht auf die Kla­ge­marke stüt­zen, hielt der recht­li­chen Nach­prü­fung nicht stand. Das Beru­fungs­ge­richt wird bei der vor­zu­neh­men­den Gesamt­wür­di­gung aller maß­geb­li­chen Umstände prü­fen müs­sen, ob die Gesichts­punkte, die für eine ges­tei­gerte Kenn­zeich­nungs­kraft oder eine Bekannt­heit spre­chen, auf die Kla­ge­marke als reine Bild­marke, die drei­di­men­sio­nale Marke oder auf die bei­den Wort-Bild-Mar­ken bezo­gen sind, auf die die Klä­ge­rin die Klage hilfs­weise gestützt hat.

Bei der Bestim­mung der Kenn­zeich­nungs­kraft sind alle rele­van­ten Umstände zu berück­sich­ti­gen, zu denen ins­be­son­dere die Eigen­schaf­ten, die die Marke von Haus aus besitzt, der von der Marke gehal­tene Mark­t­an­teil, die Inten­si­tät, die geo­gra­phi­sche Ver­b­rei­tung und die Dauer der Benut­zung der Marke, der Wer­be­auf­wand des Unter­neh­mens für die Marke und der Teil der betei­lig­ten Ver­kehrs­k­reise gehö­ren, die die Waren oder Dienst­leis­tun­gen auf­grund der Marke als von einem bestimm­ten Unter­neh­men stam­mend erken­nen. Die Prü­fung hat anhand der jewei­li­gen Umstände des Ein­zel­falls umfas­send zu erfol­gen, nicht dage­gen anhand gene­rel­ler und abstrak­ter Anga­ben, wie etwa von fes­ten Pro­zent­sät­zen der Bekannt­heit des Zei­chens als Kenn­zeich­nungs­mit­tel bei den betei­lig­ten Ver­kehrs­k­rei­sen. Wird ein Pro­dukt in Form der Marke her­ge­s­tellt, schwächt dies nicht die ori­gi­näre Kenn­zeich­nungs­kraft der Marke wegen besch­rei­ben­der Anklänge im Hin­blick auf die Waren, für die sie Schutz bean­sprucht, wenn die Form des Pro­dukts nicht funk­ti­ons­be­dingt vor­ge­ge­ben oder die Ware besch­rei­bend ist.

Das Beru­fungs­ge­richt hat zwar auf die hohen Wer­be­auf­wen­dun­gen, den hohen Mark­t­an­teil der von der Klä­ge­rin ver­trie­be­nen Luf­t­er­fri­scher, den lang­jäh­ri­gen und umfäng­li­chen Ver­trieb und die Prä­senz des Pro­dukts in den Medien abge­s­tellt. Die­sen Umstän­den hatte es jedoch im Hin­blick auf das Ergeb­nis der dem Inf­ra­test-Gut­ach­ten zugrunde lie­gen­den Umfrage aus dem Jahr 1999 keine Bedeu­tung bei­ge­mes­sen. Dies steht jedoch nicht in Ein­klang mit der Recht­sp­re­chung des EuGH und des Senats. Zudem hatte das Inf­ra­test-Gut­ach­ten erge­ben, dass immer­hin 31,5% der Befrag­ten die Luf­t­er­fri­scher in Form der Kla­ge­marke einem bestimm­ten Unter­neh­men zuord­nen.

Ist von ori­gi­när durch­schnitt­li­cher Kenn­zeich­nungs­kraft der Kla­ge­marke aus­zu­ge­hen, reicht ein sol­cher Bekannt­heits­grad jeden­falls im Zusam­men­wir­ken mit den übri­gen Kri­te­rien zur Annahme einer ges­tei­ger­ten Kenn­zeich­nungs­kraft aus. Der­ar­tige Pro­zent­sätze kön­nen sogar die Annahme einer Bekannt­heit der Marke recht­fer­ti­gen. Das Inf­ra­test-Gut­ach­ten konnte die Abwei­sung der auf die Kla­ge­marke gestütz­ten Klage auch des­halb nicht recht­fer­ti­gen, weil es keine Aus­sa­ge­kraft für die Kenn­zeich­nungs­kraft der Kla­ge­marke für den im Streit­fall maß­geb­li­chen Zeit­punkt hatte. Maß­geb­li­cher Zeit­punkt für die Beur­tei­lung einer infolge Benut­zung ges­tei­ger­ten Kenn­zeich­nungs­kraft ist näm­lich grund­sätz­lich der Anmel­de­tag der ange­grif­fe­nen Marke.

Das Beru­fungs­ge­richt hat zudem nicht berück­sich­tigt, dass die Ergeb­nisse des Inf­ra­test-Gut­ach­tens auf­grund einer Befra­gung gewon­nen wor­den waren, an der ledig­lich 314 Per­so­nen teil­ge­nom­men hat­ten. Nach der BGH-Recht­sp­re­chung sind jedoch sowohl im Ein­tra­gungs­ver­fah­ren als auch im Löschungs­ver­fah­ren Feh­ler­to­le­ran­zen grund­sätz­lich nicht zu berück­sich­ti­gen, wenn eine aus­rei­chend große Stich­probe (min­des­tens 1.000 Befragte) dem Ver­kehrs­gu­t­ach­ten zugrunde liegt. Ent­sp­re­chen­des gilt auch im Pro­zess, mit dem der kla­gende Inha­ber der älte­ren Marke die Ein­wil­li­gung in die Schut­z­ent­zie­hung für die jün­gere Marke begehrt. Dem Inf­ra­test-Gut­ach­ten hatte keine sol­che aus­rei­chend große Stich­probe zugrunde gele­gen, so dass es keine sichere Grund­lage für das gewon­nene Ergeb­nis sein kann. Die Ergeb­nisse des Inf­ra­test-Gut­ach­tens kön­nen für die Kenn­zeich­nungs­kraft der Kla­ge­marke allen­falls indi­zi­elle Bedeu­tung haben.

Zutref­fend war das Beru­fungs­ge­richt jedoch davon aus­ge­gan­gen, dass eine Stei­ge­rung der Kenn­zeich­nungs­kraft der Kla­ge­marke für das geo­gra­phi­sche Gebiet fest­zu­s­tel­len ist, für das die Kla­ge­marke Schutz bean­sprucht. Danach war hier maß­geb­lich, ob sich eine ges­tei­gerte Kenn­zeich­nungs­kraft der Kla­ge­marke in Deut­sch­land fest­s­tel­len lässt. Zwar kann ent­ge­gen der Ansicht des Beru­fungs­ge­richts nicht von vorn­he­r­ein aus­ge­sch­los­sen wer­den, dass die ori­gi­näre Kenn­zeich­nungs­kraft einer Marke bei inlän­di­schen Ver­kehrs­k­rei­sen dadurch ges­tei­gert wird, dass die Marke nicht nur im Inland, son­dern in zahl­rei­chen wei­te­ren Län­dern prä­sent ist und inlän­di­sche Ver­kehrs­k­reise der Marke bei Rei­sen ins Aus­land begeg­nen. Der all­ge­mein gehal­tene Vor­trag der Klä­ge­rin, auf den sich die Revi­sion beruft, ließ jedoch der­ar­tige Aus­wir­kun­gen einer aus­län­di­schen Benut­zung der Marke auf die Wahr­neh­mung der ange­spro­che­nen inlän­di­schen Ver­kehrs­k­reise nicht erken­nen.

Link­hin­weise:

  • Der Voll­text die­ser Ent­schei­dung wird dem­nächst auf den Web­sei­ten des BGH ver­öf­f­ent­licht.
  • Für den Voll­text der Ent­schei­dung kli­cken Sie bitte hier.
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