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Eintragung einer dreidimensionalen Form als Unionsmarke

EuGH 25.7.2018, C-84/17 P u.a.

Das EUIPO muss erneut prüfen, ob die dreidimensionale Form des Produkts "Kit Kat 4 Finger" als Unionsmarke aufrechterhalten werden kann. Die Verkehrsdurchsetzung einer Marke, die keine originäre Unterscheidungskraft hat, ist für die gesamte Union und nicht nur für einen wesentlichen Teil des Unionsgebiets nachzuweisen. Es genügt nicht, dass derjenige, der die Beweislast trägt, sich darauf beschränkt, Beweismittel vorzulegen, die einen Teil der Union nicht abdecken, selbst wenn es sich nur um einen einzigen Mitgliedstaat handelt.

Der Sach­ver­halt:

Im Jahr 2002 mel­dete das Unter­neh­men Nestlé beim Amt der Euro­päi­schen Union für geis­ti­ges Eigen­tum (EUIPO) ein drei­di­men­sio­na­les Zei­chen als Uni­ons­marke an. Das Zei­chen ent­spricht dem von ihr ver­mark­te­ten Pro­dukt "Kit Kat 4 Fin­ger". Das EUIPO trug die Marke im Jahr 2006 für fol­gende Waren ein: "Bon­bons; Bäcke­rei­er­zeug­nisse, feine Back­wa­ren, Klein­ge­bäck; Kuchen, Waf­feln".

Im Jahr 2007 bean­tragte Cad­bury Schwep­pes, nun­mehr Mon­de­lez UK Hol­dings & Ser­vices, beim EUIPO die Nich­ti­ger­klär­ung der Marke. Im Jahr 2012 wies das EUIPO die­sen Antrag mit der Erwä­gung zurück, dass die Marke von Nestlé auf­grund ihrer Benut­zung in der Union Unter­schei­dungs­kraft erlangt habe (im Fol­gen­den auch bezeich­net als: Ver­kehrs­durch­set­zung). Mon­de­lez bean­tragte dar­auf­hin beim EuG die Auf­he­bung der Ent­schei­dung des EUIPO.

Das EuG hob die Ent­schei­dung des EUIPO auf und stellte fest, dass das EUIPO einen Feh­ler began­gen habe, als es den Schluss gezo­gen habe, dass die strei­tige Marke infolge ihrer Benut­zung in der Union Unter­schei­dungs­kraft erlangt habe, obwohl dies nur für einen Teil des Uni­ons­ge­biets nach­ge­wie­sen wor­den sei. Das EuG befand - obg­leich fest­ge­s­tellt wurde, dass die ange­foch­tene Marke in zehn Län­dern (Däne­mark, Deut­sch­land, Spa­nien, Fran­k­reich, Ita­lien, die Nie­der­lande, Öst­er­reich, Finn­land, Schwe­den und Ver­ei­nig­tes Kön­ig­reich) Unter­schei­dungs­kraft durch Benut­zung erlangt hatte -, dass das EUIPO seine Prü­fung nicht rechts­gül­tig habe absch­lie­ßen kön­nen, ohne sich zur Wahr­neh­mung die­ser Marke durch maß­geb­li­che Ver­kehrs­k­reise in ins­be­son­dere vier ande­ren Mit­g­lied­staa­ten (Bel­gien, Irland, Grie­chen­land und Por­tu­gal) zu äußern und die für diese Mit­g­lied­staa­ten vor­ge­leg­ten Beweise zu prü­fen.

Nestlé, Mon­de­lez und das EUIPO leg­ten beim EuGH gegen das Urteil des EuG Rechts­mit­tel ein­ge­legt. Mon­de­lez bean­stan­det die Fest­stel­lung des EuG, wonach die strei­tige Marke in Däne­mark, Deut­sch­land, Spa­nien, Fran­k­reich, Ita­lien, den Nie­der­lan­den, Öst­er­reich, Finn­land, Schwe­den und dem Ver­ei­nig­ten Kön­ig­reich Unter­schei­dungs­kraft durch Benut­zung erlangt habe. Nestlé und das EUIPO machen gel­tend, das EuG habe zu Unrecht fest­ge­s­tellt, dass der Inha­ber einer Uni­ons­marke nach­wei­sen müsse, dass diese Marke in jedem ein­zel­nen Mit­g­lied­staat infolge ihrer Benut­zung Unter­schei­dungs­kraft erlangt habe. Diese Aus­le­gung des EuG sei mit der Ein­heit­lich­keit der Uni­ons­marke und dem ein­heit­li­chen Markt selbst unve­r­ein­bar.

Die Gründe:

Das von Mon­de­lez ein­ge­legte Rechts­mit­tel ist unzu­läs­sig, da es nicht die Auf­he­bung der Ent­schei­dungs­for­mel des ange­foch­te­nen Urteils, son­dern nur die Ände­rung bestimm­ter Urteils­gründe bezweckt. Die Rechts­mit­tel von Nestlé und vom EUIPO waren zurück­zu­wei­sen.

Nach EuGH-Recht­sp­re­chung kann ein Zei­chen ohne ori­gi­näre Unter­schei­dungs­kraft nur dann als Uni­ons­marke ein­ge­tra­gen wer­den, wenn der Nach­weis erbracht wird, dass es in dem Teil der Union Unter­schei­dungs­kraft erlangt hat, in dem es zuvor keine ori­gi­näre Unter­schei­dungs­kraft hatte. Die­ser Teil der Union kann ggf. aus nur einem ein­zi­gen Mit­g­lied­staat beste­hen. Somit reicht für die Ein­tra­gung einer sol­chen Marke der Nach­weis nicht aus, dass sie infolge ihrer Benut­zung in einem bedeu­ten­den Teil der Union Unter­schei­dungs­kraft erlangt hat. Inso­weit ist zwi­schen den zu bewei­sen­den Tat­sa­chen, näm­lich dem Erwerb von Unter­schei­dungs­kraft infolge der Benut­zung eines Zei­chens ohne Unter­schei­dungs­kraft einer­seits, und den zum Nach­weis die­ser Tat­sa­chen geeig­ne­ten Beweis­mit­teln ande­rer­seits zu unter­schei­den. Die Ver­ord­nung ver­langt nicht, dass die Ver­kehrs­durch­set­zung mit unter­schied­li­chen Bewei­sen für jeden ein­zel­nen Mit­g­lied­staat nach­ge­wie­sen wird.

Es kann ins­be­son­dere sein, dass die Wirt­schafts­be­tei­lig­ten im Hin­blick auf bestimmte Waren oder Dienst­leis­tun­gen meh­rere Mit­g­lied­staa­ten im glei­chen Ver­triebs­netz zusam­men­ge­fasst und diese Mit­g­lied­staa­ten beson­ders aus der Sicht ihrer Mar­ke­ting­s­t­ra­te­gien behan­delt haben, als ob sie einen ein­zi­gen und ein­heit­li­chen natio­na­len Markt dar­s­tel­len wür­den. In einem sol­chen Fall kön­nen die Beweise für die Benut­zung eines Zei­chens auf einem sol­chen grenz­über­sch­rei­ten­den Markt für alle betref­fen­den Mit­g­lied­staa­ten aus­sa­ge­kräf­tig sein. Es ist zwar nicht erfor­der­lich, dass für die Ein­tra­gung einer Marke, die anfangs keine Unter­schei­dungs­kraft hat, für jeden ein­zel­nen Mit­g­lied­staat nach­ge­wie­sen wird, dass sie durch Benut­zung Unter­schei­dungs­kraft erlangt hat, jedoch müs­sen die vor­ge­brach­ten Beweis­mit­tel den Nach­weis ermög­li­chen, dass die Unter­schei­dungs­kraft in allen Mit­g­lied­staa­ten der Union erlangt wurde, in denen sie keine ori­gi­näre Unter­schei­dungs­kraft besaß.

Das EuG hat dem­nach zu Recht ent­schie­den, dass die Ver­kehrs­durch­set­zung einer Marke, die keine ori­gi­näre Unter­schei­dungs­kraft hat, für die gesamte Union und nicht nur für einen wesent­li­chen Teil des Uni­ons­ge­biets nach­zu­wei­sen ist, so dass, obwohl ein sol­cher Nach­weis alle Mit­g­lied­staa­ten umfas­send oder für Grup­pen von Mit­g­lied­staa­ten erbracht wer­den kann, es nicht aus­reicht, dass der­je­nige, der die Beweis­last trägt, sich dar­auf beschränkt, Beweis­mit­tel vor­zu­le­gen, die einen Teil der Union nicht abde­cken, selbst wenn es sich nur um einen ein­zi­gen Mit­g­lied­staat han­delt. Dar­aus folgt, dass das EuG die Ent­schei­dung des EUIPO zu Recht auf­ge­ho­ben hat, in der die­ses fest­ge­s­tellt hat, dass die frag­li­che Marke Ver­kehrs­durch­set­zung erlangt habe, ohne dass es sich zur Ver­kehrs­durch­set­zung der Marke in Bel­gien, Irland, Grie­chen­land und Por­tu­gal geäu­ßert hat.

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