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Rechtsberatung

Zur Ergänzung einer an sich unveränderten Marke durch Zusätze

BGH 11.5.2017, I ZB 6/16

Die Ergänzung ei­ner an sich un­veränder­ten Marke durch Zusätze ist keine Be­nut­zung der Marke in der ein­ge­tra­ge­nen Form gem. § 26 Abs. 1 Mar­kenG dar, so­weit die Zusätze mit dem Zei­chen er­kenn­bar ver­bun­den sind. Es han­delt sich um eine Ver­wen­dung der Marke in ei­ner von der Ein­tra­gung ab­wei­chen­den Form.

Der Sach­ver­halt:
Die Mar­ken­in­ha­be­rin mel­dete am 16.9.2010 die Marke "Dorzo plus T STADA" Nr. 30 2010 054 551 beim Deut­schen Pa­tent- und Mar­ken­amt für die Wa­ren der Klasse 5 Me­di­zin­pro­dukte an. Die Marke wurde so­dann ins Re­gis­ter ein­ge­tra­gen und am 15.4.2011 veröff­ent­licht. Der Wi­der­spre­chende er­hob am 14.7.2011 Wi­der­spruch aus sei­ner am 11.5.2010 ein­ge­tra­ge­nen Wort­marke Nr. 30 2010 023  494 "Dorzo", de­ren Schutz­be­reich die Wa­ren der klasse 5 um­fasst.

Das Deut­sche Pa­tent- und Mar­ken­amt ord­nete dar­auf­hin die Löschung der an­ge­grif­fe­nen Marke an und wies die da­ge­gen ge­rich­tete Er­in­ne­rung der Mar­ken­in­ha­be­rin zurück. Das BPatG hob die Be­schlüsse des deut­schen Pa­tent- und Mar­ken­amts auf­grund der Be­schwerde der Mar­ken­in­ha­be­rin auf und wies den Wi­der­spruch aus der Marke Nr. 30 2010 023 494 zurück.

Die Rechts­be­schwerde des Wi­der­spre­chen­den hatte vor dem BGH kei­nen Er­folg.

Die Gründe:
Der Wi­der­spre­chende hat auf die in zulässi­ger Weise er­ho­bene Nicht­be­nut­zungs­ein­rede der Mar­ken­in­ha­be­rin gem. § 43 Abs. 1 S. 2 Mar­kenG keine rechts­er­hal­tende Be­nut­zung der Wi­der­spruchs­marke gem. § 26 Abs. 1 Mar­kenG glaub­haft ge­macht.

Der Wi­der­spre­chende hat im vor­lie­gen­den Fall gem. § 43 Abs. 1 S. 2 Mar­kenG glaub­haft zu ma­chen, dass die Marke in­ner­halb der letz­ten fünf Jahre vor der Ent­schei­dung über den Wi­der­spruch am 13.8.2015 vor dem Bun­des­patent­ge­richt gem. § 26 Mar­kenG ge­nutzt wor­den ist, da sie zum die ältere Wi­der­spruchs­marke zum Zeit­punkt der Veröff­ent­li­chung der an­ge­grif­fe­nen Marke noch keine fünf Jahre im Re­gis­ter ein­ge­tra­gen war. Er hat da­her Art, Dauer und Um­fang der Nut­zung der Wi­der­spruchs­marke für den Zeit­raum vom 13.8.2010 bis zum 13.8.2015 glaub­haft zu ma­chen.

Die An­nah­men des BPatG sind rechts­feh­ler­frei. Die Wi­der­spruchs­marke "Dorzo" ist nicht in der ein­ge­tra­ge­nen Form, son­dern mit Zusätzen un­ter den Be­zeich­nun­gen "Dorzo-Vi­sion" und "Dor­zo­Comp-Vi­sion sine" ver­wen­det wor­den. Die Om­ni­Vi­sion GmbH hat als Li­zenz­neh­me­rin des Wi­der­spre­chen­den in den ver­gan­ge­nen Jah­ren un­ter die­sen Be­zeich­nun­gen  Car­bo­an­hy­dra­se­hem­mer mit dem Wirk­stoff Dor­zo­la­mid als Au­gen­trop­fen ver­trie­ben. Die ver­wen­de­ten Be­nut­zungs­for­men wei­chen von der ein­ge­tra­ge­nen Form i.S.v. § 26 Abs. 1 Mar­kenG ab und stel­len so­mit keine Be­nut­zung der Wi­der­spruchs­marke dar. Der Ge­schäfts­ver­kehr sieht die Ver­wen­dungs­form "Dorzo-Vi­sion" als ein­heit­li­chen Her­kunfts­hin­weis und eine Marke an, und nicht als zwei ge­trennte ei­genständige Be­stand­teile, denn beide Teile sind ein­heit­lich blau und durch einen Bin­de­strich ver­bun­den und he­ben sich da­durch von den rest­li­chen in schwarz ge­hal­te­nen Auf­schrif­ten auf der Ver­pa­ckung ab.

Es be­steht eine räum­li­che Nähe bei­der Be­griffe und eine Ein­bin­dung in das Logo. Es han­delt sich da­her um die Ver­wen­dung der Marke in ei­ner von der Ein­tra­gung ab­wei­chen­den Form. Die Ver­bin­dung ei­ner Marke mit wei­te­ren Zusätzen führt zur Prüfung gem. § 26 Abs. 3 Mar­kenG, ob die von der Ein­tra­gung ab­wei­chende Be­nut­zung als rechts­er­hal­tene Be­nut­zung der Marke an­ge­se­hen wer­den kann. Eine sol­che rechts­er­hal­tende Be­nut­zung i.S.v. § 26 Abs. 3 Mar­kenG liegt nur vor, wenn die Ab­wei­chung den kenn­zeich­nen­den Cha­rak­ter der Marke nicht verändert. Eine Verände­rung ist dann ge­ge­ben, wenn der Ver­kehr die ab­wei­chende Be­nut­zung bei Wahr­neh­mung der Un­ter­schiede dem Ge­samt­ein­druck nach nicht mehr mit der Marke gleich­setzt und in der ab­wei­chen­den Form die Marke noch er­kennt.

Auf­grund der oben be­schrie­be­nen Ein­heit­lich­keit des Be­griffs ist das BPatG rechts­feh­ler­frei zur An­sicht ge­kom­men, dass der Ver­kehr die Marke "Dorzo" nicht mehr er­kennt, son­dern in "Dorzo-Vi­sion" ein aus zwei Tei­len be­ste­hen­des ein­heit­li­ches Kenn­zei­chen bzw. Marke sieht. Dorzo wird nicht mehr als ei­genständi­ges Pro­dukt er­kannt. Das der Be­stand­teil "Dorzo" in den Pro­dukt­be­zeich­nun­gen eine selbstständig kenn­zeich­nende Stel­lung in­ne­hat ist, ist da­her ir­re­le­vant.

Link­hin­weis:

  • Der Voll­text der Ent­schei­dung ist auf den Web­sei­ten des BGH veröff­ent­licht. ht
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