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Zur Ergänzung einer an sich unveränderten Marke durch Zusätze

BGH 11.5.2017, I ZB 6/16

Die Ergänzung einer an sich unveränderten Marke durch Zusätze ist keine Benutzung der Marke in der eingetragenen Form gem. § 26 Abs. 1 MarkenG dar, soweit die Zusätze mit dem Zeichen erkennbar verbunden sind. Es handelt sich um eine Verwendung der Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form.

Der Sach­ver­halt:
Die Mar­ken­in­ha­be­rin mel­dete am 16.9.2010 die Marke "Dorzo plus T STADA" Nr. 30 2010 054 551 beim Deut­schen Patent- und Mar­ken­amt für die Waren der Klasse 5 Medi­zin­pro­dukte an. Die Marke wurde sodann ins Regis­ter ein­ge­tra­gen und am 15.4.2011 ver­öf­f­ent­licht. Der Wider­sp­re­chende erhob am 14.7.2011 Wider­spruch aus sei­ner am 11.5.2010 ein­ge­tra­ge­nen Wort­marke Nr. 30 2010 023  494 "Dorzo", deren Schutz­be­reich die Waren der klasse 5 umfasst.

Das Deut­sche Patent- und Mar­ken­amt ord­nete dar­auf­hin die Löschung der ange­grif­fe­nen Marke an und wies die dage­gen gerich­tete Erin­ne­rung der Mar­ken­in­ha­be­rin zurück. Das BPatG hob die Beschlüsse des deut­schen Patent- und Mar­kenamts auf­grund der Beschwerde der Mar­ken­in­ha­be­rin auf und wies den Wider­spruch aus der Marke Nr. 30 2010 023 494 zurück.

Die Rechts­be­schwerde des Wider­sp­re­chen­den hatte vor dem BGH kei­nen Erfolg.

Die Gründe:
Der Wider­sp­re­chende hat auf die in zuläs­si­ger Weise erho­bene Nicht­be­nut­zung­s­ein­rede der Mar­ken­in­ha­be­rin gem. § 43 Abs. 1 S. 2 Mar­kenG keine recht­s­er­hal­tende Benut­zung der Wider­spruchs­marke gem. § 26 Abs. 1 Mar­kenG glaub­haft gemacht.

Der Wider­sp­re­chende hat im vor­lie­gen­den Fall gem. § 43 Abs. 1 S. 2 Mar­kenG glaub­haft zu machen, dass die Marke inn­er­halb der letz­ten fünf Jahre vor der Ent­schei­dung über den Wider­spruch am 13.8.2015 vor dem Bun­des­pat­ent­ge­richt gem. § 26 Mar­kenG genutzt wor­den ist, da sie zum die ältere Wider­spruchs­marke zum Zeit­punkt der Ver­öf­f­ent­li­chung der ange­grif­fe­nen Marke noch keine fünf Jahre im Regis­ter ein­ge­tra­gen war. Er hat daher Art, Dauer und Umfang der Nut­zung der Wider­spruchs­marke für den Zei­traum vom 13.8.2010 bis zum 13.8.2015 glaub­haft zu machen.

Die Annah­men des BPatG sind rechts­feh­ler­f­rei. Die Wider­spruchs­marke "Dorzo" ist nicht in der ein­ge­tra­ge­nen Form, son­dern mit Zusät­zen unter den Bezeich­nun­gen "Dorzo-Vision" und "Dor­zo­Comp-Vision sine" ver­wen­det wor­den. Die Omni­Vi­sion GmbH hat als Lizenz­neh­me­rin des Wider­sp­re­chen­den in den ver­gan­ge­nen Jah­ren unter die­sen Bezeich­nun­gen  Car­bo­an­hy­dra­se­hem­mer mit dem Wirk­stoff Dor­zo­la­mid als Augen­trop­fen ver­trie­ben. Die ver­wen­de­ten Benut­zungs­for­men wei­chen von der ein­ge­tra­ge­nen Form i.S.v. § 26 Abs. 1 Mar­kenG ab und stel­len somit keine Benut­zung der Wider­spruchs­marke dar. Der Geschäfts­ver­kehr sieht die Ver­wen­dungs­form "Dorzo-Vision" als ein­heit­li­chen Her­kunfts­hin­weis und eine Marke an, und nicht als zwei get­rennte eigen­stän­dige Bestand­teile, denn beide Teile sind ein­heit­lich blau und durch einen Bin­de­s­trich ver­bun­den und heben sich dadurch von den rest­li­chen in schwarz gehal­te­nen Auf­schrif­ten auf der Ver­pa­ckung ab.

Es besteht eine räum­li­che Nähe bei­der Begriffe und eine Ein­bin­dung in das Logo. Es han­delt sich daher um die Ver­wen­dung der Marke in einer von der Ein­tra­gung abwei­chen­den Form. Die Ver­bin­dung einer Marke mit wei­te­ren Zusät­zen führt zur Prü­fung gem. § 26 Abs. 3 Mar­kenG, ob die von der Ein­tra­gung abwei­chende Benut­zung als recht­s­er­hal­tene Benut­zung der Marke ange­se­hen wer­den kann. Eine sol­che recht­s­er­hal­tende Benut­zung i.S.v. § 26 Abs. 3 Mar­kenG liegt nur vor, wenn die Abwei­chung den kenn­zeich­nen­den Cha­rak­ter der Marke nicht ver­än­dert. Eine Ver­än­de­rung ist dann gege­ben, wenn der Ver­kehr die abwei­chende Benut­zung bei Wahr­neh­mung der Unter­schiede dem Gesamt­ein­druck nach nicht mehr mit der Marke gleich­setzt und in der abwei­chen­den Form die Marke noch erkennt.

Auf­grund der oben beschrie­be­nen Ein­heit­lich­keit des Begriffs ist das BPatG rechts­feh­ler­f­rei zur Ansicht gekom­men, dass der Ver­kehr die Marke "Dorzo" nicht mehr erkennt, son­dern in "Dorzo-Vision" ein aus zwei Tei­len beste­hen­des ein­heit­li­ches Kenn­zei­chen bzw. Marke sieht. Dorzo wird nicht mehr als eigen­stän­di­ges Pro­dukt erkannt. Das der Bestand­teil "Dorzo" in den Pro­dukt­be­zeich­nun­gen eine selbst­stän­dig kenn­zeich­nende Stel­lung inne­hat ist, ist daher irre­le­vant.

Link­hin­weis:

  • Der Voll­text der Ent­schei­dung ist auf den Web­sei­ten des BGH ver­öf­f­ent­licht. ht
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