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Analoge Anwendung des § 52 Abs. 2 MarkenG auf den außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch

BGH 30.1.2014, I ZR 107/10

Auf den außer­kenn­zei­chen­recht­li­chen Löschungs­an­spruch nach § 8 Abs. 1, §§ 3, 4 Nr. 10 UWG we­gen un­lau­te­rer Be­hin­de­rung auf­grund ei­ner bösgläubi­gen An­mel­dung ei­ner Marke fin­det die Vor­schrift des § 52 Abs. 2 Mar­kenG ent­spre­chende An­wen­dung. Auch ohne ausdrück­li­che An­ord­nung in der Ur­teils­for­mel kann sich eine Rück­wir­kung der Ver­ur­tei­lung zur Ein­wil­li­gung in die Löschung ei­ner Marke aus ei­ner Aus­le­gung der Ent­schei­dungsgründe er­ge­ben.

Der Sach­ver­halt:
Die Kläge­rin ver­treibt un­ter der Be­zeich­nung "H 15" ein Nah­rungs­ergänzungs­mit­tel mit dem In­halts­stoff "Weih­rauch Bos­wel­lia ser­rata". Sie war In­ha­be­rin der während des Re­vi­si­ons­ver­fah­rens gelösch­ten deut­schen Wort­mar­ken "H 15" (Kla­ge­marke 1), mit Prio­rität vom 26.9.1995 ein­ge­tra­gen u.a. für phar­ma­zeu­ti­sche und ve­te­rinärme­di­zi­ni­sche Er­zeug­nisse so­wie Präpa­rate für die Ge­sund­heits­pflege, so­wie "Hecht H 15" und "Weih­rauch H 15 (Kla­ge­mar­ken 2 und 3), je­weils mit Prio­rität vom 18.4.2000 ein­ge­tra­gen u.a. für Arz­nei­mit­tel al­ler Art und Nah­rungs­ergänzungs­mit­tel. Die Kläge­rin er­warb die Kla­ge­marke 1 im Ok­to­ber 2003 von der He­xal AG. Die Kla­ge­mar­ken zu 2 und 3 wur­den von ihr an­ge­mel­det.

Die Be­klagte zu 1), de­ren Ge­schäftsführer der Be­klagte zu 2) ist, ver­treibt in Deutsch­land un­ter der Be­zeich­nung "H 15 Gu­fic" ein Präpa­rat des in­di­schen Her­stel­lers Gu­fic Li­mited, das eben­falls den In­halts­stoff Weih­rauch enthält. Die­ses Präpa­rat ist in Deutsch­land nicht als Arz­nei­mit­tel zu­ge­las­sen, al­ler­dings gem. § 73 Abs. 3 AMG vom grundsätz­li­chen Ver­bot des In­ver­kehr­brin­gens aus­ge­nom­men. Die Kläge­rin machte gel­tend, die Be­zeich­nung "H 15 Gu­fic" ver­letze ihre Rechte an den Kla­ge­mar­ken. Sie be­gehrte ins­bes. Un­ter­las­sung, Aus­kunft und Fest­stel­lung der Scha­dens­er­satz­pflicht.

LG und OLG wie­sen die Klage ab. Mit ih­rer Re­vi­sion ver­folgte die Kläge­rin ihre Kla­ge­anträge zunächst wei­ter. Während des Re­vi­si­ons­ver­fah­rens wurde die Kläge­rin in einem Rechts­streit vor dem OLG Ham­burg zur Ein­wil­li­gung in die Löschung der Kla­ge­mar­ken ver­ur­teilt (OLG Ham­burg 7.6.2012, 3 U 186/10). Die Ent­schei­dung ist rechtskräftig. Die Kla­ge­mar­ken wur­den zwi­schen­zeit­lich im Re­gis­ter gelöscht. Die Kläge­rin be­an­tragte nun­mehr, fest­zu­stel­len, dass sich der Rechts­streit in der Haupt­sa­che durch die Löschung der Kla­ge­mar­ken er­le­digt hat. Der BGH wies die Re­vi­sion zurück.

Die Gründe:
Der An­trag der Kläge­rin fest­zu­stel­len, dass sich der Rechts­streit in der Haupt­sa­che durch die Löschung der Kla­ge­mar­ken er­le­digt hat, ist un­begründet.

Die von der Kläge­rin ge­stell­ten Anträge (u.a. auf Un­ter­las­sung, Aus­kunft und Fest­stel­lung der Scha­dens­er­satz­pflicht) sind be­reits zum Zeit­punkt der Kla­ge­er­he­bung un­begründet, weil die Kla­ge­mar­ken während des Re­vi­si­ons­ver­fah­rens we­gen bösgläubi­gen Er­werbs und Ein­sat­zes rechtskräftig gelöscht wor­den sind und die Löschung der Kla­ge­marke 1 auf den Zeit­punkt des Er­werbs der Marke von der He­xal AG und die Löschung der Kla­ge­mar­ken 2 und 3 auf de­ren Ein­tra­gungs­zeit­punkt zurück­wirkt. Eine Verände­rung der Schutz­rechts­lage ist im Mar­ken­ver­let­zungs­streit auch noch in der Re­vi­si­ons­in­stanz zu be­ach­ten. Die Verände­rung der Schutz­rechts­lage er­gibt sich vor­lie­gend aus der Löschung der Kla­ge­mar­ken auf­grund der rechtskräfti­gen Ver­ur­tei­lung der Kläge­rin durch die Ent­schei­dung des OLG Ham­burg, die Ge­gen­stand der münd­li­chen Ver­hand­lung im Re­vi­si­ons­ver­fah­ren ge­we­sen ist.

Die rechtskräftige Löschung ei­ner Marke führt in einem Ver­let­zungs-pro­zess, der auf die Marke gestützt ist, hin­sicht­lich des Ver­bots­an­trags zur Er­le­di­gung der Haupt­sa­che. Im Streit­fall wirkt die Löschung der Kla­ge­mar­ken 2 und 3 auf den Ein­tra­gungs­zeit­punkt im Jahr 2000 und die Löschung der Kla­ge­marke 1 auf den Zeit­punkt des Er­werbs der Marke im Jahr 2003 zurück. Das folgt aus dem Ur­teil des OLG Ham­burg. Des­sen Ur­teils­for­mel enthält zwar keine An­gabe, auf wel­chen Zeit­punkt die An­ord­nung der Löschung be­zo­gen ist. Das ist vor­lie­gend je­doch un­schädlich, weil zur Aus­le­gung der Ur­teils­for­mel Tat­be­stand und Ent­schei­dungsgründe des Ur­teils her­an­ge­zo­gen wer­den können.

Die Rück­wir­kung der Löschung auf den Zeit­punkt der Ein­tra­gung der Kla­ge­mar­ken 2 und 3 im Jahr 2000 und auf den Zeit­punkt des Er­werbs der Kla­ge­marke 1 im Jahr 2003 er­gibt sich aus ei­ner ana­lo­gen An­wen­dung des § 52 Abs. 2 Mar­kenG auf den im Mar­ken­ge­setz nicht ge­re­gel­ten außer­kenn­zei­chen­recht­li­chen Löschungs­an­spruch nach § 8 Abs. 1 S. 1, §§ 3, 4 Nr. 10 UWG. Nach der Vor­schrift des § 52 Abs. 2 Mar­kenG gel­ten die Wir­kun­gen der Ein­tra­gung ei­ner Marke in dem Um­fang, in dem die Ein­tra­gung we­gen Nich­tig­keit gelöscht wird, als von An­fang an nicht ein­ge­tre­ten. Dem An­wen­dungs­be­reich der Vor­schrift des § 52 Abs. 2 Mar­kenG un­ter­fal­len die vor dem Deut­schen Pa­tent- und Mar­ken­amt gel­tend zu ma­chende Löschung der Marke we­gen ab­so­lu­ter Schutz­hin­der­nisse (§§ 50, 54 Mar­kenG) und die vor den or­dent­li­chen Ge­rich­ten zu ver­fol­gende Nich­tig­keit ei­ner Marke we­gen be­ste­hen­der älte­rer Rechte (§§ 51, 55 Mar­kenG).

Der Klage auf Ein­wil­li­gung in die Löschung kann da­nach Rück­wir­kung auch über den Zeit­punkt der Kla­ge­er­he­bung hin­aus zu­kom­men. Ein be­son­de­rer An­trag ist hierzu an­ders als bei der Löschungs­klage we­gen Ver­falls nach § 52 Abs. 1 S. 2 Mar­kenG nicht er­for­der­lich. Bei dem außer­kenn­zei­chen­recht­li­chen Löschungs­an­spruch nach § 8 Abs. 1 S: 1, §§ 3, 4 Nr. 10 UWG be­steht eine ver­gleich­bare In­ter­es­sen­lage wie beim Nich­tig­keits­grund der bösgläubi­gen Mar­ken­an­mel­dung i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 10, § 50 Abs. 1 Mar­kenG, auf den § 52 Abs. 2 Mar­kenG un­mit­tel­bar an­zu­wen­den ist. Die Vor­aus­set­zun­gen bei­der Löschungs­tat­bestände ent­spre­chen sich.

Link­hin­weis:

  • Der Voll­text der Ent­schei­dung ist auf den Web­sei­ten des BGH veröff­ent­licht.
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