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Analoge Anwendung des § 52 Abs. 2 MarkenG auf den außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch

BGH 30.1.2014, I ZR 107/10

Auf den außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch nach § 8 Abs. 1, §§ 3, 4 Nr. 10 UWG wegen unlauterer Behinderung aufgrund einer bösgläubigen Anmeldung einer Marke findet die Vorschrift des § 52 Abs. 2 MarkenG entsprechende Anwendung. Auch ohne ausdrückliche Anordnung in der Urteilsformel kann sich eine Rückwirkung der Verurteilung zur Einwilligung in die Löschung einer Marke aus einer Auslegung der Entscheidungsgründe ergeben.

Der Sach­ver­halt:
Die Klä­ge­rin ver­t­reibt unter der Bezeich­nung "H 15" ein Nah­rung­s­er­gän­zungs­mit­tel mit dem Inhalts­stoff "Weih­rauch Bos­wel­lia ser­rata". Sie war Inha­be­rin der wäh­rend des Revi­si­ons­ver­fah­rens gelösch­ten deut­schen Wort­mar­ken "H 15" (Kla­ge­marke 1), mit Prio­ri­tät vom 26.9.1995 ein­ge­tra­gen u.a. für phar­ma­zeu­ti­sche und vete­ri­när­m­e­di­zi­ni­sche Erzeug­nisse sowie Präpa­rate für die Gesund­heitspf­lege, sowie "Hecht H 15" und "Weih­rauch H 15 (Kla­ge­mar­ken 2 und 3), jeweils mit Prio­ri­tät vom 18.4.2000 ein­ge­tra­gen u.a. für Arzn­ei­mit­tel aller Art und Nah­rung­s­er­gän­zungs­mit­tel. Die Klä­ge­rin erwarb die Kla­ge­marke 1 im Oktober 2003 von der Hexal AG. Die Kla­ge­mar­ken zu 2 und 3 wur­den von ihr ange­mel­det.

Die Beklagte zu 1), deren Geschäfts­füh­rer der Beklagte zu 2) ist, ver­t­reibt in Deut­sch­land unter der Bezeich­nung "H 15 Gufic" ein Präpa­rat des indi­schen Her­s­tel­lers Gufic Limi­ted, das eben­falls den Inhalts­stoff Weih­rauch ent­hält. Die­ses Präpa­rat ist in Deut­sch­land nicht als Arzn­ei­mit­tel zuge­las­sen, aller­dings gem. § 73 Abs. 3 AMG vom grund­sätz­li­chen Ver­bot des Inver­kehr­brin­gens aus­ge­nom­men. Die Klä­ge­rin machte gel­tend, die Bezeich­nung "H 15 Gufic" ver­letze ihre Rechte an den Kla­ge­mar­ken. Sie begehrte ins­bes. Unter­las­sung, Aus­kunft und Fest­stel­lung der Scha­dens­er­satzpf­licht.

LG und OLG wie­sen die Klage ab. Mit ihrer Revi­sion ver­folgte die Klä­ge­rin ihre Kla­ge­an­träge zunächst wei­ter. Wäh­rend des Revi­si­ons­ver­fah­rens wurde die Klä­ge­rin in einem Rechts­st­reit vor dem OLG Ham­burg zur Ein­wil­li­gung in die Löschung der Kla­ge­mar­ken ver­ur­teilt (OLG Ham­burg 7.6.2012, 3 U 186/10). Die Ent­schei­dung ist rechts­kräf­tig. Die Kla­ge­mar­ken wur­den zwi­schen­zeit­lich im Regis­ter gelöscht. Die Klä­ge­rin bean­tragte nun­mehr, fest­zu­s­tel­len, dass sich der Rechts­st­reit in der Haupt­sa­che durch die Löschung der Kla­ge­mar­ken erle­digt hat. Der BGH wies die Revi­sion zurück.

Die Gründe:
Der Antrag der Klä­ge­rin fest­zu­s­tel­len, dass sich der Rechts­st­reit in der Haupt­sa­che durch die Löschung der Kla­ge­mar­ken erle­digt hat, ist unbe­grün­det.

Die von der Klä­ge­rin ges­tell­ten Anträge (u.a. auf Unter­las­sung, Aus­kunft und Fest­stel­lung der Scha­dens­er­satzpf­licht) sind bereits zum Zeit­punkt der Kla­ge­er­he­bung unbe­grün­det, weil die Kla­ge­mar­ken wäh­rend des Revi­si­ons­ver­fah­rens wegen bös­gläu­bi­gen Erwerbs und Ein­sat­zes rechts­kräf­tig gelöscht wor­den sind und die Löschung der Kla­ge­marke 1 auf den Zeit­punkt des Erwerbs der Marke von der Hexal AG und die Löschung der Kla­ge­mar­ken 2 und 3 auf deren Ein­tra­gungs­zeit­punkt zurück­wirkt. Eine Ver­än­de­rung der Schutz­rechts­lage ist im Mar­ken­ver­let­zungs­st­reit auch noch in der Revi­si­ons­in­stanz zu beach­ten. Die Ver­än­de­rung der Schutz­rechts­lage ergibt sich vor­lie­gend aus der Löschung der Kla­ge­mar­ken auf­grund der rechts­kräf­ti­gen Ver­ur­tei­lung der Klä­ge­rin durch die Ent­schei­dung des OLG Ham­burg, die Gegen­stand der münd­li­chen Ver­hand­lung im Revi­si­ons­ver­fah­ren gewe­sen ist.

Die rechts­kräf­tige Löschung einer Marke führt in einem Ver­let­zungs-pro­zess, der auf die Marke gestützt ist, hin­sicht­lich des Ver­bot­s­an­trags zur Erle­di­gung der Haupt­sa­che. Im Streit­fall wirkt die Löschung der Kla­ge­mar­ken 2 und 3 auf den Ein­tra­gungs­zeit­punkt im Jahr 2000 und die Löschung der Kla­ge­marke 1 auf den Zeit­punkt des Erwerbs der Marke im Jahr 2003 zurück. Das folgt aus dem Urteil des OLG Ham­burg. Des­sen Urteils­for­mel ent­hält zwar keine Angabe, auf wel­chen Zeit­punkt die Anord­nung der Löschung bezo­gen ist. Das ist vor­lie­gend jedoch unschäd­lich, weil zur Aus­le­gung der Urteils­for­mel Tat­be­stand und Ent­schei­dungs­gründe des Urteils her­an­ge­zo­gen wer­den kön­nen.

Die Rück­wir­kung der Löschung auf den Zeit­punkt der Ein­tra­gung der Kla­ge­mar­ken 2 und 3 im Jahr 2000 und auf den Zeit­punkt des Erwerbs der Kla­ge­marke 1 im Jahr 2003 ergibt sich aus einer ana­lo­gen Anwen­dung des § 52 Abs. 2 Mar­kenG auf den im Mar­ken­ge­setz nicht gere­gel­ten außer­kenn­zei­chen­recht­li­chen Löschungs­an­spruch nach § 8 Abs. 1 S. 1, §§ 3, 4 Nr. 10 UWG. Nach der Vor­schrift des § 52 Abs. 2 Mar­kenG gel­ten die Wir­kun­gen der Ein­tra­gung einer Marke in dem Umfang, in dem die Ein­tra­gung wegen Nich­tig­keit gelöscht wird, als von Anfang an nicht ein­ge­t­re­ten. Dem Anwen­dungs­be­reich der Vor­schrift des § 52 Abs. 2 Mar­kenG unter­fal­len die vor dem Deut­schen Patent- und Mar­ken­amt gel­tend zu machende Löschung der Marke wegen abso­lu­ter Schutz­hin­der­nisse (§§ 50, 54 Mar­kenG) und die vor den ordent­li­chen Gerich­ten zu ver­fol­gende Nich­tig­keit einer Marke wegen beste­hen­der älte­rer Rechte (§§ 51, 55 Mar­kenG).

Der Klage auf Ein­wil­li­gung in die Löschung kann danach Rück­wir­kung auch über den Zeit­punkt der Kla­ge­er­he­bung hin­aus zukom­men. Ein beson­de­rer Antrag ist hierzu anders als bei der Löschungs­klage wegen Ver­falls nach § 52 Abs. 1 S. 2 Mar­kenG nicht erfor­der­lich. Bei dem außer­kenn­zei­chen­recht­li­chen Löschungs­an­spruch nach § 8 Abs. 1 S: 1, §§ 3, 4 Nr. 10 UWG besteht eine ver­g­leich­bare Inter­es­sen­lage wie beim Nich­tig­keits­grund der bös­gläu­bi­gen Mar­ken­an­mel­dung i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 10, § 50 Abs. 1 Mar­kenG, auf den § 52 Abs. 2 Mar­kenG unmit­tel­bar anzu­wen­den ist. Die Vor­aus­set­zun­gen bei­der Löschung­s­tat­be­stände ent­sp­re­chen sich.

Link­hin­weis:

  • Der Voll­text der Ent­schei­dung ist auf den Web­sei­ten des BGH ver­öf­f­ent­licht.
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