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Markenrecht: Auslegungsfragen zu § 125c MarkenG im europarechtlichen Kontext

BGH 23.2.2017, I ZR 126/15

Der BGH hat dem EuGH Fra­gen zur Aus­le­gung des Art. 14 der Richt­li­nie 2008/95/EG über die An­glei­chung der Rechts­vor­schrif­ten der Mit­glieds­staa­ten über die Mar­ken und des Art.34 der Ver­ord­nung (EG) Nr. 207/2009 über die Uni­ons­marke zur Vor­ab­ent­schei­dung vor­ge­legt. Es geht um die nachträgli­che Fest­stel­lung des Ver­falls ei­ner na­tio­na­len Marke so­wie um die Wir­kung des Zeit­rangs ei­ner Uni­ons­marke.

Der Sach­ver­halt:
Die Par­teien des Rechts­streits sind von­ein­an­der un­abhängige, aber gleich­na­mige Un­ter­neh­men aus der Be­klei­dungs­bran­che. Die Kläge­rin ist In­ha­be­rin zweier Wort-Bild-Mar­ken "PuC" mit Schutz für Klei­dungsstücke. Die Be­klagte hatte zwei Wort­mar­ken "PUC" mit glei­cher Schutz­rich­tung inne.

Im Jahr 2004 wies die Kläge­rin die Be­klagte dar­auf hin, dass ihre Wort­mar­ken we­gen Ver­falls löschungs­reif seien und er­hob An­fang 2005 eine ent­spre­chende Klage. Der Rechts­streit wurde da­mals übe­rein­stim­mend für er­le­digt erklärt, nach­dem die Be­klagte im Juli 2005 die Löschung ih­rer Mar­ken be­an­tragt hatte und diese im Au­gust gelöscht wur­den. Zusätz­lich ist für die Be­klagte seit 2001 die Uni­ons­wort­marke "PUC" ein­ge­tra­gen. Diese be­an­sprucht den Zeit­rang der bei­den gelösch­ten na­tio­na­len Mar­ken.

Mit ei­ner im Jahr 2010 er­ho­be­nen Klage be­gehrte die Kläge­rin die Fest­stel­lung, dass die zwei deut­schen Mar­ken "PUC" ungültig sind, so dass die Uni­ons­marke nicht länger de­ren Zeit­rang in An­spruch neh­men kann. Sie war der An­sicht, die Wort­mar­ken der Be­klag­ten seien zu dem Zeit­punkt, zu dem sie we­gen Ver­zichts gelöscht wor­den wa­ren, auch schon we­gen Ver­falls un­wirk­sam ge­we­sen. Erst- und zweit­in­stanz­lich hatte die Klage Er­folg. Mit der Re­vi­sion wandte sich die Be­klagte ge­gen die Ungülti­gerklärung. Der BGH hat das Ver­fah­ren aus­ge­setzt und dem EuGH Fra­gen zur Aus­le­gung des Art. 14 der Richt­li­nie 2008/95/EG über die An­glei­chung der Rechts­vor­schrif­ten der Mit­glieds­staa­ten über die Mar­ken und des Art.34 der Ver­ord­nung (EG) Nr. 207/2009 über die Uni­ons­marke zur Vor­ab­ent­schei­dung vor­ge­legt.

Die Gründe:
Die Möglich­keit der nachträgli­chen Fest­stel­lung der Ungültig­keit ei­ner Marke we­gen Ver­falls oder Nich­tig­keit rich­tet sich nach § 125c Abs.1 und 2 Mar­kenG. Die Ungülti­gerklärung hat da­nach die­sel­ben Vor­aus­set­zun­gen wie eine Löschung we­gen Ver­falls oder Ungültig­keit (§125c Abs. 2 S. 1). Des Wei­te­ren ist die Fest­stel­lung nur möglich, wenn die Vor­aus­set­zun­gen für die Löschung we­gen Ver­falls schon zu dem Zeit­punkt ge­ge­ben wa­ren, zu dem die Marke we­gen Ver­zichts oder Nicht­verlänge­rung der Schutz­dauer gelöscht wor­den ist (§125c Abs. 2 S. 2). Das ist vor­lie­gend der Fall.

Frag­lich ist, ob die Vor­aus­set­zun­gen der Löschung der Mar­ken we­gen Ver­falls auch zum Zeit­punkt der letz­ten münd­li­chen Ver­hand­lung über die Ungülti­gerklärung noch vor­lie­gen müssen. Die Aus­le­gung des Wort­lauts des § 125c Abs. 2 S.2 Mar­kenG lässt auf­grund der For­mu­lie­rung "auch schon" dar­auf schließen, dass beide Zeit­punkte zu berück­sich­ti­gen sind. Un­klar bleibt aber, ob diese Aus­le­gung mit Art. 14 der RL 2008/95/EG, die § 125c Mar­kenG um­setzt, ver­ein­bar ist. Der ge­nannte Art. 14 selbst enthält keine An­for­de­run­gen an die nachträgli­che Fest­stel­lung der Ungültig­keit ei­ner er­lo­sche­nen na­tio­na­len Marke. Der die RL 2008/95/EG abändernde Art.6 der RL (EU) 2015/2436 spricht nur vom Zeit­punkt des Ver­zichts bzw. Erlöschens der Marke. Diese Frage ist nun vom EuGH zu be­ant­wor­ten.

Sollte es auch auf den Zeit­punkt der letz­ten münd­li­chen Ver­hand­lung an­kom­men, ist wei­ter zu klären, ob die Be­klagte ihre na­tio­na­len Mar­ken nach dem Ver­zicht im Jahr 2005 rechts­er­hal­tend be­nut­zen konnte bzw. be­nutzt hat. Wäre das der Fall, lägen die Vor­aus­set­zun­gen ei­ner Löschung we­gen Ver­falls iSd § 49 Abs.1 Mar­kenG bei Ent­schei­dung über den Rechts­streit nicht mehr vor. Dies hängt da­von ab, wel­che Wir­kung die In­an­spruch­nahme des Zeit­rangs der älte­ren na­tio­na­len Marke durch eine Uni­ons­marke hat. Grundsätz­lich soll die Se­nio­rität dem In­ha­ber der Uni­ons­marke die Rechte der na­tio­na­len Marke er­hal­ten, auch wenn er auf diese ver­zich­tet oder sie er­lischt (Art. 34 Abs. 2 VO (EG) Nr. 207/2009). Frag­lich ist aber, ob der Fort­be­stand der na­tio­na­len Marke durch die Re­ge­lung le­dig­lich fin­giert wird, so dass sie nicht mehr rechts­er­hal­tend ge­nutzt wer­den kann, oder die Re­gis­trie­rung der Uni­ons­marke auch die na­tio­nale Marke auf­recht erhält und eine Nut­zung ermöglicht. Auch dies liegt dem EuGH vor.

Link­hin­weise:

  • Der Voll­text der Ent­schei­dung ist auf den Web­sei­ten des BGH veröff­ent­licht.
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