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Markenrecht: Auslegungsfragen zu § 125c MarkenG im europarechtlichen Kontext

BGH 23.2.2017, I ZR 126/15

Der BGH hat dem EuGH Fragen zur Auslegung des Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG über die Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken und des Art.34 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Unionsmarke zur Vorabentscheidung vorgelegt. Es geht um die nachträgliche Feststellung des Verfalls einer nationalen Marke sowie um die Wirkung des Zeitrangs einer Unionsmarke.

Der Sach­ver­halt:
Die Par­teien des Rechts­st­reits sind von­ein­an­der unab­hän­gige, aber gleich­na­mige Unter­neh­men aus der Bek­lei­dungs­bran­che. Die Klä­ge­rin ist Inha­be­rin zweier Wort-Bild-Mar­ken "PuC" mit Schutz für Klei­dungs­stü­cke. Die Beklagte hatte zwei Wort­mar­ken "PUC" mit glei­cher Schutz­rich­tung inne.

Im Jahr 2004 wies die Klä­ge­rin die Beklagte dar­auf hin, dass ihre Wort­mar­ken wegen Ver­falls löschungs­reif seien und erhob Anfang 2005 eine ent­sp­re­chende Klage. Der Rechts­st­reit wurde damals übe­r­ein­stim­mend für erle­digt erklärt, nach­dem die Beklagte im Juli 2005 die Löschung ihrer Mar­ken bean­tragt hatte und diese im August gelöscht wur­den. Zusätz­lich ist für die Beklagte seit 2001 die Uni­ons­wort­marke "PUC" ein­ge­tra­gen. Diese bean­sprucht den Zeitrang der bei­den gelösch­ten natio­na­len Mar­ken.

Mit einer im Jahr 2010 erho­be­nen Klage begehrte die Klä­ge­rin die Fest­stel­lung, dass die zwei deut­schen Mar­ken "PUC" ungül­tig sind, so dass die Uni­ons­marke nicht län­ger deren Zeitrang in Anspruch neh­men kann. Sie war der Ansicht, die Wort­mar­ken der Beklag­ten seien zu dem Zeit­punkt, zu dem sie wegen Ver­zichts gelöscht wor­den waren, auch schon wegen Ver­falls unwirk­sam gewe­sen. Erst- und zwei­t­in­stanz­lich hatte die Klage Erfolg. Mit der Revi­sion wandte sich die Beklagte gegen die Ungül­ti­ger­klär­ung. Der BGH hat das Ver­fah­ren aus­ge­setzt und dem EuGH Fra­gen zur Aus­le­gung des Art. 14 der Richt­li­nie 2008/95/EG über die Ang­lei­chung der Rechts­vor­schrif­ten der Mit­g­lieds­staa­ten über die Mar­ken und des Art.34 der Ver­ord­nung (EG) Nr. 207/2009 über die Uni­ons­marke zur Vor­a­b­ent­schei­dung vor­ge­legt.

Die Gründe:
Die Mög­lich­keit der nach­träg­li­chen Fest­stel­lung der Ungül­tig­keit einer Marke wegen Ver­falls oder Nich­tig­keit rich­tet sich nach § 125c Abs.1 und 2 Mar­kenG. Die Ungül­ti­ger­klär­ung hat danach die­sel­ben Vor­aus­set­zun­gen wie eine Löschung wegen Ver­falls oder Ungül­tig­keit (§125c Abs. 2 S. 1). Des Wei­te­ren ist die Fest­stel­lung nur mög­lich, wenn die Vor­aus­set­zun­gen für die Löschung wegen Ver­falls schon zu dem Zeit­punkt gege­ben waren, zu dem die Marke wegen Ver­zichts oder Nicht­ver­län­ge­rung der Schutz­dauer gelöscht wor­den ist (§125c Abs. 2 S. 2). Das ist vor­lie­gend der Fall.

Frag­lich ist, ob die Vor­aus­set­zun­gen der Löschung der Mar­ken wegen Ver­falls auch zum Zeit­punkt der letz­ten münd­li­chen Ver­hand­lung über die Ungül­ti­ger­klär­ung noch vor­lie­gen müs­sen. Die Aus­le­gung des Wort­lauts des § 125c Abs. 2 S.2 Mar­kenG lässt auf­grund der For­mu­lie­rung "auch schon" dar­auf sch­lie­ßen, dass beide Zeit­punkte zu berück­sich­ti­gen sind. Unklar bleibt aber, ob diese Aus­le­gung mit Art. 14 der RL 2008/95/EG, die § 125c Mar­kenG umsetzt, ver­ein­bar ist. Der genannte Art. 14 selbst ent­hält keine Anfor­de­run­gen an die nach­träg­li­che Fest­stel­lung der Ungül­tig­keit einer erlo­sche­nen natio­na­len Marke. Der die RL 2008/95/EG abän­dernde Art.6 der RL (EU) 2015/2436 spricht nur vom Zeit­punkt des Ver­zichts bzw. Erlö­schens der Marke. Diese Frage ist nun vom EuGH zu beant­wor­ten.

Sollte es auch auf den Zeit­punkt der letz­ten münd­li­chen Ver­hand­lung ankom­men, ist wei­ter zu klä­ren, ob die Beklagte ihre natio­na­len Mar­ken nach dem Ver­zicht im Jahr 2005 recht­s­er­hal­tend benut­zen konnte bzw. benutzt hat. Wäre das der Fall, lägen die Vor­aus­set­zun­gen einer Löschung wegen Ver­falls iSd § 49 Abs.1 Mar­kenG bei Ent­schei­dung über den Rechts­st­reit nicht mehr vor. Dies hängt davon ab, wel­che Wir­kung die Inan­spruch­nahme des Zeitrangs der älte­ren natio­na­len Marke durch eine Uni­ons­marke hat. Grund­sätz­lich soll die Senio­ri­tät dem Inha­ber der Uni­ons­marke die Rechte der natio­na­len Marke erhal­ten, auch wenn er auf diese ver­zich­tet oder sie erlischt (Art. 34 Abs. 2 VO (EG) Nr. 207/2009). Frag­lich ist aber, ob der Fort­be­stand der natio­na­len Marke durch die Rege­lung ledig­lich fin­giert wird, so dass sie nicht mehr recht­s­er­hal­tend genutzt wer­den kann, oder die Regi­s­trie­rung der Uni­ons­marke auch die natio­nale Marke auf­recht erhält und eine Nut­zung ermög­licht. Auch dies liegt dem EuGH vor.

Link­hin­weise:

  • Der Voll­text der Ent­schei­dung ist auf den Web­sei­ten des BGH ver­öf­f­ent­licht.
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