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Zur Anwendung unionsrechtlicher Grundsätze der Erschöpfung des Markenrechts

BGH v. 11.10.2018 - I ZR 165/15

Die Frage, ob und in welchem Umfang die vom EuGH aufgestellten unionsrechtlichen Grundsätze der Erschöpfung des Markenrechts im Falle des Parallelimports von Arzneimitteln auch auf Medizinprodukte (hier: Verbandsmaterial) Anwendung finden, stellt sich nur dann, wenn der Importeur die Ware umgepackt hat, wobei der Begriff des Umpackens auch die Neuetikettierung von mit der Marke versehenen Arzneimitteln umfasst. Wurde die Verpackung des betreffenden Erzeugnisses nicht verändert und die ursprüngliche Aufmachung der Verpackung nicht anders beeinträchtigt als durch Anbringen eines kleinen Aufklebers auf einem unbedruckten Teil der ungeöffneten Originalverpackung, der die Marke nicht verdeckt und den Parallelimporteur als Verantwortlichen für das Inverkehrbringen ausweist, kann nicht von einem Umpacken ausgegangen werden.

Der Sach­ver­halt:

Die Klä­ge­rin ist Inha­be­rin der im Juni 2010 für "Sani­tär­pro­dukte für medi­zi­ni­sche Zwe­cke", "Pflas­ter" und "Ver­bands­ma­te­rial" ein­ge­tra­ge­nen Gemein­schafts­wort­marke Nr. 8852279 "DEB­RI­SOFT". Sie stellt her und ver­t­reibt u.a. das Pro­dukt "Deb­ri­soft zum Debri­de­ment, STE­RILE, 10 x 10 cm, 5 Stück". Es han­delt sich dabei um Ver­bands­ma­te­rial, das bei der ober­fläch­li­chen Behand­lung von Wun­den und der Wund­um­ge­bung ver­wen­det wird. Die Beklagte, eine in Öst­er­reich ansäs­sige Gesell­schaft, ver­t­reibt im Wege des Paral­lel­im­ports von der Klä­ge­rin her­ge­s­tellte und nach Öst­er­reich expor­tierte Sani­tär­pro­dukte für medi­zi­ni­sche Zwe­cke und Ver­band­ma­te­rial in Deut­sch­land. Im Mai 2012 erwarb die Klä­ge­rin in einer Apo­theke in Düs­sel­dorf ein Paket des von der Beklag­ten zuvor aus Öst­er­reich impor­tier­ten Pro­dukts "Deb­ri­soft zum Debri­de­ment, STE­RILE, 10 x 10 cm, 5 Stück". Auf der Falt­schach­tel des Pro­dukts hatte die Beklagte vor der Ver­äu­ße­rung an die Apo­theke einen Auf­k­le­ber ange­bracht, der fol­gende Anga­ben ent­hielt:

 

Import BRD:

E. GmbH

Post­fach , Tel.: ...

[Wie­der­gabe eines Strich­co­des]

PZN-9678442

 

Der Auf­k­le­ber war auf einem unbe­druck­ten Teil der Falt­schach­tel in ordent­li­cher Weise auf­ge­bracht und ver­deckte die Marke der Klä­ge­rin nicht. Die Angabe "PZN" kürzt den Begriff "Phar­ma­zen­tral­num­mer" ab. Diese dient dazu, den Waren­ver­kehr mit Apo­the­ken zu orga­ni­sie­ren und die ver­ein­fachte Abrech­nung der Apo­the­ken mit den Kran­ken­kas­sen zu ermög­li­chen.

 

Die Beklagte hatte die Klä­ge­rin nicht über den Re-Import des Pro­dukts "Deb­ri­soft zum Debri­de­ment, STE­RILE, 10 x 10 cm, 5 Stück" vorab infor­miert und ihr auch keine durch den Auf­k­le­ber ver­än­derte Pro­dukt­pa­ckung zur Ver­fü­gung ges­tellt. Die Klä­ge­rin sieht in dem Ver­hal­ten der Beklag­ten eine Ver­let­zung ihrer Marke. Eine Ersc­höp­fung ihres Mar­ken­rechts sei nicht ein­ge­t­re­ten, weil die Beklagte sie über den Re-Import nicht vorab infor­miert und ihr auch kein Mus­ter der ver­än­der­ten Packung über­las­sen habe. Die Klä­ge­rin nimmt die Beklagte u.a. auf Unter­las­sung, Aus­kunft und Fest­stel­lung der Scha­dens­er­satzpf­licht in Anspruch.

 

LG und OLG gaben der Klage statt, das OLG mit der Maß­g­abe, dass sich die Unter­las­sungs­verpf­lich­tung und die Fol­ge­an­sprüche ledig­lich auf Deut­sch­land bezie­hen. Mit ihrer Revi­sion ver­folgt die Beklagte ihren Antrag auf Abwei­sung der Klage wei­ter. Der BGH setzte das Ver­fah­ren zunächst aus und legte dem EuGH Fra­gen zur Vor­a­b­ent­schei­dung vor. Im Anschluss auf die Ent­schei­dung des EuGH hob der BGH das Beru­fung­s­ur­teil auf und wies die Klage ab.

 

Die Gründe:

Die Beklagte hat ein mit der Gemein­schafts­marke der Klä­ge­rin iden­ti­sches Zei­chen für Waren benutzt, die mit den­je­ni­gen iden­tisch sind, für die die Gemein­schafts­marke ein­ge­tra­gen ist, und hat damit den Tat­be­stand einer Mar­ken­ver­let­zung unter dem Gesichts­punkt der Dop­pe­li­den­ti­tät i.S.v. Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a GMV ver­wir­k­licht. Das Mar­ken­recht der Klä­ge­rin ist jedoch gem. Art. 13 Abs. 1 GMV ersc­höpft.

 

Gem. Art. 13 Abs. 2 GMV kann sich ein Drit­ter nicht auf die Ersc­höp­fung des Rechts des Mar­ken­in­ha­bers beru­fen, wenn berech­tigte Gründe es recht­fer­ti­gen, dass der Inha­ber sich dem wei­te­ren Ver­trieb der Waren wider­setzt, ins­be­son­dere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inver­kehr­brin­gen ver­än­dert oder ver­sch­lech­tert ist. Diese Vor­aus­set­zun­gen lie­gen nicht vor. Mit Erfolg wen­det sich die Revi­sion gegen die Annahme des OLG, eine Ersc­höp­fung des Mar­ken­rechts der Klä­ge­rin sei nach den auch auf Medi­zin­pro­dukte anzu­wen­den­den Grund­sät­zen abzu­leh­nen, die der EuGH für den Paral­lel­im­port von Arzn­ei­mit­teln ent­wi­ckelt hat und nach denen die im Streit­fall feh­lende Vorab­in­for­ma­tion des Mar­ken­in­ha­bers und das hier eben­falls feh­lende Zur­ver­fü­g­ung­s­tel­len eines Packungs­mus­ters auf Ver­lan­gen des Mar­ken­in­ha­bers Vor­aus­set­zun­gen der Ersc­höp­fung dar­s­tel­len.

 

Nach der Recht­sp­re­chung des EuGH kann sich der Inha­ber einer Marke dem wei­te­ren Ver­trieb eines aus einem ande­ren Mit­g­lied­staat ein­ge­führ­ten Arzn­ei­mit­tels in einem Mit­g­lied­staat wider­set­zen, wenn der Impor­teur es umge­packt und die Marke wie­der dar­auf ange­bracht hat, es sei denn, es lie­gen die nach­fol­gend wie­der­ge­ge­be­nen fünf Vor­aus­set­zun­gen vor:

 

  • Es ist erwie­sen, dass die Gel­tend­ma­chung einer Marke durch den Mar­ken­in­ha­ber zu dem Zweck, sich dem Ver­trieb der umge­pack­ten Waren unter der Marke zu wider­set­zen, zu einer künst­li­chen Abschot­tung der Märkte zwi­schen Mit­g­lied­staa­ten bei­tra­gen würde. Dies ist ins­be­son­dere dann der Fall, wenn der Mar­ken­in­ha­ber das glei­che Arzn­ei­mit­tel in unter­schied­li­chen Packun­gen in ver­schie­de­nen Mit­g­lied­staa­ten in den Ver­kehr gebracht hat und das Umpa­cken durch den Impor­teur erfor­der­lich ist, um das Arzn­ei­mit­tel im Ein­fuhr­mit­g­lied­staat ver­t­rei­ben zu kön­nen.
  • Es ist dar­ge­tan, dass das Umpa­cken den Ori­gi­nal­zu­stand der in der Ver­pa­ckung ent­hal­te­nen Ware nicht beein­träch­ti­gen kann.
  • Auf der neuen Ver­pa­ckung ist klar ange­ge­ben, von wem das Arzn­ei­mit­tel umge­packt wor­den ist und wer deren Her­s­tel­ler ist.
  • Das umge­packte Erzeug­nis ist nicht so auf­ge­macht, dass dadurch der Ruf der Marke und ihres Inha­bers geschä­d­igt wer­den kann. Die Ver­pa­ckung darf fol­g­lich nicht schad­haft, von sch­lech­ter Qua­li­tät oder unor­dent­lich sein.
  • Der Impor­teur unter­rich­tet den Mar­ken­in­ha­ber vor dem Inver­kehr­brin­gen des umge­pack­ten Erzeug­nis­ses und lie­fert ihm auf Ver­lan­gen ein Mus­ter der umge­pack­ten Ware.

 

Diese Grund­sätze fin­den somit nur Anwen­dung, wenn der Impor­teur die Ware umge­packt hat, wobei der Begriff des Umpa­ckens nach der Recht­sp­re­chung des EuGH auch die Neue­ti­ket­tie­rung von mit der Marke ver­se­he­nen Arzn­ei­mit­teln umfasst. Wurde die Ver­pa­ckung des betref­fen­den Erzeug­nis­ses nicht ver­än­dert und die ursprüng­li­che Auf­ma­chung der Ver­pa­ckung nicht anders beein­träch­tigt als durch Anbrin­gen eines klei­nen Auf­k­le­bers auf einem unbe­druck­ten Teil der zudem unge­öff­ne­ten Ori­gi­nal­ver­pa­ckung des in Rede ste­hen­den Medi­zin­pro­dukts, der die Marke nicht ver­deckt und den Paral­lel­im­por­teur unter Angabe sei­ner Kon­takt­da­ten, eines Strich­co­des und einer Phar­ma­zen­tral­num­mer als Ver­ant­wort­li­chen für das Inver­kehr­brin­gen aus­weist, kann nicht davon aus­ge­gan­gen wer­den, dass es sich bei dem Anbrin­gen eines sol­chen Auf­k­le­bers auf der Ori­gi­nal­ver­pa­ckung um ein Umpa­cken han­delt.

 

Link­hin­weis:

 

  • Der Voll­text der Ent­schei­dung ist auf den Web­sei­ten des BGH ver­öf­f­ent­licht.
  • Um direkt zum Voll­text zu kom­men, kli­cken Sie bitte hier.
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