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BGH zur Erstattungsfähigkeit außergerichtlicher Patentanwaltskosten

Urteil des BGH vom 21.12.2011 - I ZR 196/10

Hat neben einem Rechtsanwalt auch ein Patentanwalt an der Abwehr einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung mitgewirkt, dann kann die Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten in der Regel nur beansprucht werden, wenn der Patentanwalt Aufgaben übernommen hat, die - wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage - zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören. Die für gerichtliche Patentanwaltskosten geltende Bestimmung des § 140 Abs. 3 MarkenG ist nicht entsprechend auf außergerichtliche Patentanwaltskosten anwendbar.

Der Sach­ver­halt:
Die Beklagte hatte gegen die Klä­ge­rin wegen einer ver­meint­li­chen Ver­let­zung ver­schie­de­ner Mar­ken im April 2006 beim LG eine einst­wei­lige Ver­fü­gung erwirkt, die der Klä­ge­rin den Ver­trieb und das Ange­bot von Schu­hen unter­sagte, die mit einer bestimm­ten Strei­fen­kenn­zeich­nung ver­se­hen waren. Die Klä­ge­rin beauf­tragte dar­auf­hin Rechts­an­wälte, die dem LG die Ver­t­re­tung der Klä­ge­rin und die Mit­wir­kung eines Paten­t­an­walts anzeig­ten.

Das LG wies die Haupt­sa­che­klage der Beklag­ten ab. Die Beklagte nahm die zunächst ein­ge­legte Beru­fung zurück. Nach­dem das LG-Urteil rechts­kräf­tig gewor­den war, ver­zich­tete die Beklagte auf die Rechte aus der beim LG erwirk­ten einst­wei­li­gen Ver­fü­gung, wor­auf­hin die­ses die einst­wei­lige Ver­fü­gung für wir­kungs­los erklärte. Die Klä­ge­rin for­derte dar­auf­hin die Beklagte auf, ihre Verpf­lich­tung zur Erstat­tung aller der Klä­ge­rin im Zusam­men­hang mit dem Ver­fah­ren der einst­wei­li­gen Ver­fü­gung ent­stan­de­nen Kos­ten anzu­er­ken­nen.

Mit Aner­kennt­ni­s­ur­teil verpf­lich­tete ein ande­res LG die Beklagte, der Klä­ge­rin jeden Scha­den zu erset­zen, der die­ser ins­be­son­dere durch die Voll­zie­hung der einst­wei­li­gen Ver­fü­gung ent­stan­den war oder noch ent­ste­hen wird. Die Klä­ge­rin nahm die Beklagte im vor­lie­gen­den Rechts­st­reit auf Erstat­tung der Kos­ten für Rechts­an­wälte und Patent­an­wälte i.H.v. ins­ge­s­amt 8.467 € in Anspruch. LG und OLG gaben der Klage statt. Auf die Revi­sion der Beklag­ten hob der BGH das Beru­fung­s­ur­teil unter Zurück­wei­sung des wei­ter­ge­hen­den Rechts­mit­tels i.H. eines Betra­ges von 1.895 € auf.

Die Gründe:
Die Klä­ge­rin kann von der Beklag­ten zwar die Erstat­tung der gericht­li­chen, nicht aber die Erstat­tung der außer­ge­richt­li­chen Paten­t­an­walts­kos­ten bean­spru­chen.

Zwar hatte das OLG mit Recht ange­nom­men, dass die Beklagte der Klä­ge­rin die Kos­ten von 1.661 € für die gericht­li­che Tätig­keit des Paten­t­an­walts im Ver­fah­ren der einst­wei­li­gen Ver­fü­gung beim LG zu erstat­ten hat. Nach § 140 Abs. 3 Mar­kenG sind von den Kos­ten, die durch die Mit­wir­kung eines Paten­t­an­walts in einer Kenn­zei­chen­st­reit­sa­che ent­ste­hen, die Gebüh­ren nach § 13 RVG und außer­dem die not­wen­di­gen Aus­la­gen des Paten­t­an­walts zu erstat­ten. Zu den Kenn­zei­chen­st­reit­sa­chen i.S.d. § 140 Abs. 1 Mar­kenG zäh­len auch Ver­fah­ren der einst­wei­li­gen Ver­fü­gung, durch die ein Anspruch aus einem der im Mar­ken­ge­setz gere­gel­ten Rechts­ver­hält­nisse gel­tend gemacht wird.

Zu Unrecht hatte das OLG aller­dings ange­nom­men, dass der Klä­ge­rin ein Anspruch auf Erstat­tung der Kos­ten von 1.507 € für die vor­ge­richt­li­che Tätig­keit des Paten­t­an­walts im Haupt­sa­che­ver­fah­ren vor dem LG und hin­sicht­lich der Kos­ten von 387 € für die vor­ge­richt­li­che Tätig­keit des Paten­t­an­walts zur Gel­tend­ma­chung von Scha­dens­er­satz im Ver­fah­ren vor dem ande­ren LG zustün­den. Ent­ge­gen der Ansicht des OLG ist die für gericht­li­che Paten­t­an­walts­kos­ten gel­tende Bestim­mung des § 140 Abs. 3 Mar­kenG auf außer­ge­richt­li­che Paten­t­an­walts­kos­ten nicht ent­sp­re­chend anwend­bar.

Hat neben einem Rechts­an­walt auch ein Paten­t­an­walt an der Abwehr einer unbe­rech­tig­ten Schutz­rechts­ver­war­nung mit­ge­wirkt, dann kann die Erstat­tung der durch die Mit­wir­kung des Paten­t­an­walts ent­stan­de­nen Kos­ten nach §§ 677, 683 S. 1, § 670 BGB nur bean­sprucht wer­den, wenn der Anspruch­s­tel­ler dar­legt und nach­weist, dass die Mit­wir­kung des Paten­t­an­walts erfor­der­lich war. Diese Vor­aus­set­zung ist in der Regel allen­falls dann erfüllt, wenn der Paten­t­an­walt dabei Auf­ga­ben über­nom­men hat, die - wie etwa Recher­chen zum Regis­ter­stand oder zur Benut­zungs­lage - zum typi­schen Arbeits­ge­biet eines Paten­t­an­walts gehö­ren. Ent­ge­gen der Ansicht der Klä­ge­rin kann die Not­wen­dig­keit der außer­ge­richt­li­chen Mit­wir­kung eines Paten­t­an­walts neben einem Rechts­an­walt nicht im Wege einer typi­sie­ren­den Betrach­tungs­weise für kom­plexe oder bedeut­same Ange­le­gen­hei­ten gene­rell bejaht wer­den.

Nach den Fest­stel­lun­gen des Beru­fungs­ge­richts hat die Klä­ge­rin nicht kon­k­ret vor­ge­tra­gen, warum es erfor­der­lich war, für die abge­rech­ne­ten Tätig­kei­ten neben einem Rechts­an­walt zusätz­lich einen Paten­t­an­walt ein­zu­schal­ten. Ins­be­son­dere war weder vom OLG fest­ge­s­tellt noch von der Klä­ge­rin vor­ge­tra­gen wor­den, dass Recher­chen zum Regis­ter­stand durch­ge­führt wur­den und not­wen­dig waren.

Link­hin­weis:

  • Der Voll­text der Ent­schei­dung ist auf der Home­page des BGH ver­öf­f­ent­licht.
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