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BGH zur Erstattungsfähigkeit außergerichtlicher Patentanwaltskosten

Urteil des BGH vom 21.12.2011 - I ZR 196/10

Hat ne­ben einem Rechts­an­walt auch ein Pa­ten­tan­walt an der Ab­wehr ei­ner un­be­rech­tig­ten Schutz­rechts­ver­war­nung mit­ge­wirkt, dann kann die Er­stat­tung der durch die Mit­wir­kung des Pa­ten­tan­walts ent­stan­de­nen Kos­ten in der Re­gel nur be­an­sprucht wer­den, wenn der Pa­ten­tan­walt Auf­ga­ben über­nom­men hat, die - wie etwa Re­cher­chen zum Re­gis­ter­stand oder zur Be­nut­zungs­lage - zum ty­pi­schen Ar­beits­ge­biet ei­nes Pa­ten­tan­walts gehören. Die für ge­richt­li­che Pa­ten­tan­walts­kos­ten gel­tende Be­stim­mung des § 140 Abs. 3 Mar­kenG ist nicht ent­spre­chend auf außer­ge­richt­li­che Pa­ten­tan­walts­kos­ten an­wend­bar.

Der Sach­ver­halt:
Die Be­klagte hatte ge­gen die Kläge­rin we­gen ei­ner ver­meint­li­chen Ver­let­zung ver­schie­de­ner Mar­ken im April 2006 beim LG eine einst­wei­lige Verfügung er­wirkt, die der Kläge­rin den Ver­trieb und das An­ge­bot von Schu­hen un­ter­sagte, die mit ei­ner be­stimm­ten Strei­fen­kenn­zeich­nung ver­se­hen wa­ren. Die Kläge­rin be­auf­tragte dar­auf­hin Rechts­anwälte, die dem LG die Ver­tre­tung der Kläge­rin und die Mit­wir­kung ei­nes Pa­ten­tan­walts an­zeig­ten.

Das LG wies die Haupt­sa­che­klage der Be­klag­ten ab. Die Be­klagte nahm die zunächst ein­ge­legte Be­ru­fung zurück. Nach­dem das LG-Ur­teil rechtskräftig ge­wor­den war, ver­zich­tete die Be­klagte auf die Rechte aus der beim LG er­wirk­ten einst­wei­li­gen Verfügung, wor­auf­hin die­ses die einst­wei­lige Verfügung für wir­kungs­los erklärte. Die Kläge­rin for­derte dar­auf­hin die Be­klagte auf, ihre Ver­pflich­tung zur Er­stat­tung al­ler der Kläge­rin im Zu­sam­men­hang mit dem Ver­fah­ren der einst­wei­li­gen Verfügung ent­stan­de­nen Kos­ten an­zu­er­ken­nen.

Mit An­er­kennt­nis­ur­teil ver­pflich­tete ein an­de­res LG die Be­klagte, der Kläge­rin je­den Scha­den zu er­set­zen, der die­ser ins­be­son­dere durch die Voll­zie­hung der einst­wei­li­gen Verfügung ent­stan­den war oder noch ent­ste­hen wird. Die Kläge­rin nahm die Be­klagte im vor­lie­gen­den Rechts­streit auf Er­stat­tung der Kos­ten für Rechts­anwälte und Pa­ten­tanwälte i.H.v. ins­ge­samt 8.467 € in An­spruch. LG und OLG ga­ben der Klage statt. Auf die Re­vi­sion der Be­klag­ten hob der BGH das Be­ru­fungs­ur­teil un­ter Zurück­wei­sung des wei­ter­ge­hen­den Rechts­mit­tels i.H. ei­nes Be­tra­ges von 1.895 € auf.

Die Gründe:
Die Kläge­rin kann von der Be­klag­ten zwar die Er­stat­tung der ge­richt­li­chen, nicht aber die Er­stat­tung der außer­ge­richt­li­chen Pa­ten­tan­walts­kos­ten be­an­spru­chen.

Zwar hatte das OLG mit Recht an­ge­nom­men, dass die Be­klagte der Kläge­rin die Kos­ten von 1.661 € für die ge­richt­li­che Tätig­keit des Pa­ten­tan­walts im Ver­fah­ren der einst­wei­li­gen Verfügung beim LG zu er­stat­ten hat. Nach § 140 Abs. 3 Mar­kenG sind von den Kos­ten, die durch die Mit­wir­kung ei­nes Pa­ten­tan­walts in ei­ner Kenn­zei­chen­streit­sa­che ent­ste­hen, die Gebühren nach § 13 RVG und außer­dem die not­wen­di­gen Aus­la­gen des Pa­ten­tan­walts zu er­stat­ten. Zu den Kenn­zei­chen­streit­sa­chen i.S.d. § 140 Abs. 1 Mar­kenG zählen auch Ver­fah­ren der einst­wei­li­gen Verfügung, durch die ein An­spruch aus einem der im Mar­ken­ge­setz ge­re­gel­ten Rechts­verhält­nisse gel­tend ge­macht wird.

Zu Un­recht hatte das OLG al­ler­dings an­ge­nom­men, dass der Kläge­rin ein An­spruch auf Er­stat­tung der Kos­ten von 1.507 € für die vor­ge­richt­li­che Tätig­keit des Pa­ten­tan­walts im Haupt­sa­che­ver­fah­ren vor dem LG und hin­sicht­lich der Kos­ten von 387 € für die vor­ge­richt­li­che Tätig­keit des Pa­ten­tan­walts zur Gel­tend­ma­chung von Scha­dens­er­satz im Ver­fah­ren vor dem an­de­ren LG zustünden. Ent­ge­gen der An­sicht des OLG ist die für ge­richt­li­che Pa­ten­tan­walts­kos­ten gel­tende Be­stim­mung des § 140 Abs. 3 Mar­kenG auf außer­ge­richt­li­che Pa­ten­tan­walts­kos­ten nicht ent­spre­chend an­wend­bar.

Hat ne­ben einem Rechts­an­walt auch ein Pa­ten­tan­walt an der Ab­wehr ei­ner un­be­rech­tig­ten Schutz­rechts­ver­war­nung mit­ge­wirkt, dann kann die Er­stat­tung der durch die Mit­wir­kung des Pa­ten­tan­walts ent­stan­de­nen Kos­ten nach §§ 677, 683 S. 1, § 670 BGB nur be­an­sprucht wer­den, wenn der An­spruch­stel­ler dar­legt und nach­weist, dass die Mit­wir­kung des Pa­ten­tan­walts er­for­der­lich war. Diese Vor­aus­set­zung ist in der Re­gel al­len­falls dann erfüllt, wenn der Pa­ten­tan­walt da­bei Auf­ga­ben über­nom­men hat, die - wie etwa Re­cher­chen zum Re­gis­ter­stand oder zur Be­nut­zungs­lage - zum ty­pi­schen Ar­beits­ge­biet ei­nes Pa­ten­tan­walts gehören. Ent­ge­gen der An­sicht der Kläge­rin kann die Not­wen­dig­keit der außer­ge­richt­li­chen Mit­wir­kung ei­nes Pa­ten­tan­walts ne­ben einem Rechts­an­walt nicht im Wege ei­ner ty­pi­sie­ren­den Be­trach­tungs­weise für kom­plexe oder be­deut­same An­ge­le­gen­hei­ten ge­ne­rell be­jaht wer­den.

Nach den Fest­stel­lun­gen des Be­ru­fungs­ge­richts hat die Kläge­rin nicht kon­kret vor­ge­tra­gen, wa­rum es er­for­der­lich war, für die ab­ge­rech­ne­ten Tätig­kei­ten ne­ben einem Rechts­an­walt zusätz­lich einen Pa­ten­tan­walt ein­zu­schal­ten. Ins­be­son­dere war we­der vom OLG fest­ge­stellt noch von der Kläge­rin vor­ge­tra­gen wor­den, dass Re­cher­chen zum Re­gis­ter­stand durch­geführt wur­den und not­wen­dig wa­ren.

Link­hin­weis:
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