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Lediglich positiver Effekt führt nicht zur Annahme einer erfinderischen Tätigkeit

BGH 10.12.2013, X ZR 4/11

Der Fachmann, der mit der Bereitstellung eines Stoffs für einen bestimmten Einsatzzweck betraut ist, hat Anlass, anhand der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen abzuklären, welche Lösungswege unter rechtlichen Aspekten hinreichende Aussicht auf Erfolg haben. Ein zusätzlicher positiver Effekt, der bei Beschreiten eines Weges auftritt, vermag nicht zur Annahme erfinderischer Tätigkeit zu führen.

Der Sach­ver­halt:
Die Beklagte ist Inha­be­rin eines mit Wir­kung für Deut­sch­land erteil­ten euro­päi­schen Pat­ents, das eine Zusam­men­set­zung zum Fär­ben von Lebens­mit­teln betrifft. Grund dafür war der Trend, syn­the­ti­sche Farb­stoffe durch natür­li­che zu erset­zen. Im Stand der Tech­nik habe es aber kei­nen natür­li­chen blauen Farb­stoff gege­ben, der für Lebens­mit­tel in Europa und den USA zulas­sungs­fähig sei. Natür­li­che blaue Farb­stoffe wie­sen zudem einen unan­ge­neh­men Gesch­mack oder Geruch auf und neig­ten wegen ihrer Was­ser­lös­lich­keit zum Aus­blu­ten, d.h. zum Aus­t­re­ten der Farbe aus dem gefärb­ten Lebens­mit­tel.

Zur Lösung die­ses Pro­b­lems schlug das Streit­pa­tent des­halb mit einem Alu­mi­ni­um­salz behan­delte Ant­ho­cyan­in­de­ri­vate als Lebens­mit­tel­farb­stoffe vor. Die Klä­ge­rin­nen mach­ten hin­ge­gen gel­tend, dass der Gegen­stand des Streit­pa­t­ents nicht patent­fähig sei und die deut­sche Über­set­zung der Pat­ent­schrift eine andere Erfin­dung betreffe, weil darin alle For­meln unzu­tref­fend wie­der­ge­ge­ben seien. Außer­dem sei die Erfin­dung nicht so deut­lich und voll­stän­dig offen­bart, dass ein Fach­mann sie aus­füh­ren könne.

Das Pat­ent­ge­richt erklärte das Streit­pa­tent in vol­lem Umfang für nich­tig. Die objek­tive Auf­gabe des Streit­pa­t­ents bestehe darin, geeig­nete Gemüse- oder Obst­s­or­ten zur Her­stel­lung eines blauen Pflan­zen­farb­stoffs für Lebens­mit­tel zu fin­den. Der mit die­ser Auf­gabe befasste Fach­mann habe der Ver­öf­f­ent­li­chung von Malien-Aubert et al. (Color Sta­bi­lity of Com­mer­cial Ant­ho­cyanin-Based Extracts in Rela­tion to the Phe­no­lic Com­po­si­tion; Pro­tec­tive Effects by Intra- and Inter­mo­le­cu­lar Copig­men­ta­tion, J. Agric. Food Chem. 49 (2001), 170-176, E1) ent­nom­men, dass Ant­ho­cyane als natür­li­che Farb­stoffe für Lebens­mit­tel geeig­net seien, weil sie natür­li­chen Ursprungs, was­ser­lös­lich und nicht-toxisch seien und eine Far­ben­band­b­reite von orange bis blau auf­wie­sen. Nach­tei­lig sei die geringe Farb­sta­bi­li­tät. Diese könne durch Acy­lie­rung ver­bes­sert wer­den. Als Quel­len dafür wür­den in E1 u.a. schwarze Karotte und Rot­kohl genannt. Aller­dings habe es hier­für kei­nes erfin­de­ri­schen Zutuns bedurft. Die Kom­bi­na­tio­nen mit Alu­mi­ni­um­ver­bin­dun­gen hät­ten bereits über die dabei gebil­de­ten Alu­mi­ni­um­la­cke Ein­gang in die gesetz­li­chen Ver­ord­nun­gen gefun­den.

Die Beru­fung der Beklag­ten blieb vor dem BGH erfolg­los.

Gründe:
Aus der Ver­öf­f­ent­li­chung von Malien-Aubert et al. (E1) erga­ben sich für den Fach­mann keine aus­rei­chen­den Hin­weise auf eine Zusam­men­set­zung, die das Merk­mal " Ver­bin­dung ist kom­bi­niert mit einer Alu­mi­ni­um­ver­bin­dung, um einen Alu­mi­ni­um­lack her­zu­s­tel­len" aus­wie­sen. Die Hin­weise gin­gen nicht über das­je­nige hin­aus, was dem Fach­mann am Prio­ri­täts­tag ohne­hin bekannt war. Bei den in E1 geschil­der­ten Ver­su­chen wur­den die Farb­stoffe in ver­schie­dene Lösun­gen gege­ben. Die Aus­bil­dung eines nicht was­ser­lös­li­chen Lacks wäre dafür zumin­dest hin­der­lich gewe­sen.

Zu Recht war das Pat­ent­ge­richt auch zu dem Ergeb­nis gelangt, dass der Fach­mann Anlass hatte, bei der Suche nach sta­bi­le­ren Farb­stof­fen auch andere geläu­fige Sta­bi­li­sie­rungs­me­tho­den in Betracht zu zie­hen und hier­bei ins­be­son­dere die­je­ni­gen Aus­gangs­stoffe ein­zu­be­zie­hen, die auch in E1 als viel­ver­sp­re­chend her­vor­ge­ho­ben wur­den. Der Fach­mann, der mit der Bereit­stel­lung eines Stoffs für einen bestimm­ten Ein­satz­zweck betraut ist, hat Anlass, anhand der ein­schlä­g­i­gen recht­li­chen Bestim­mun­gen abzu­klä­ren, wel­che Lösungs­wege unter recht­li­chen Aspek­ten hin­rei­chende Aus­sicht auf Erfolg haben.

Wird in den ein­schlä­g­i­gen recht­li­chen Vor­schrif­ten eine ein­zelne Maß­nahme, die im Stand der Tech­nik als sta­bi­li­täts­för­dernd bekannt war, aus­drück­lich her­vor­ge­ho­ben und für zuläs­sig erklärt, besteht grund­sätz­lich Ver­an­las­sung, diese Maß­nahme bei der Suche nach Mög­lich­kei­ten zur Sta­bi­li­täts­för­de­rung auch für sol­che Aus­gangs­stoffe in Betracht zu zie­hen, für die ent­sp­re­chende Ver­bin­dun­gen im Stand der Tech­nik noch nicht vor­be­schrie­ben sind. Der Umstand, dass die hier im Streit­pa­tent bean­spruchte Sta­bi­li­tät über einen rela­tiv brei­ten Bereich hin­weg nicht ohne wei­te­res zu erwar­ten war, führte somit nicht zu einer abwei­chen­den Beur­tei­lung.

Ange­sichts des­sen hatte der Fach­mann Anlass, auch sol­che Lösun­gen in Betracht zu zie­hen, die ein gerin­ge­res, aber den­noch prak­tisch brauch­ba­res Maß an Sta­bi­li­tät ver­spra­chen. Dass die damit nahe­ge­leg­ten Lösun­gen über­ra­schen­der­weise sogar eine beson­ders gute Sta­bi­li­tät zeig­ten, führte eben­falls nicht zu einer abwei­chen­den Beur­tei­lung. Denn wenn der Fach­mann schon aus ande­ren Grün­den Anlass hat, eine bestimmte Lösung in Betracht zu zie­hen, so ver­mag ein zusätz­li­cher posi­ti­ver Effekt, der bei Besch­rei­ten die­ses Weges auf­tritt, nicht zur Annahme erfin­de­ri­scher Tätig­keit zu füh­ren. Inso­fern kam auch dem Umstand, dass die Bil­dung von Alu­mi­ni­um­la­cken zug­leich den übli­cher­weise auf­t­re­ten­den unan­ge­neh­men Geruch oder Gesch­mack über­deckte, keine aus­schlag­ge­bende Bedeu­tung zu. Auch inso­weit han­delte es sich um einen zusätz­li­chen posi­ti­ven Effekt, den eine aus ande­ren Grün­den nahe­ge­legte Lösung mit sich brachte.

Link­hin­weis:

  • Der Voll­text der Ent­schei­dung ist auf der Home­page des BGH ver­öf­f­ent­licht.
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