Lediglich positiver Effekt führt nicht zur Annahme einer erfinderischen Tätigkeit

Zur Lösung die­ses Pro­blems schlug das Streit­pa­tent des­halb mit einem Alu­mi­ni­um­salz be­han­delte Ant­hocyan­in­de­ri­vate als Le­bens­mit­tel­farb­stoffe vor. Die Kläge­rin­nen mach­ten hin­ge­gen gel­tend, dass der Ge­gen­stand des Streit­pa­tents nicht pa­tentfähig sei und die deut­sche Über­set­zung der Pa­tent­schrift eine an­dere Er­fin­dung be­treffe, weil darin alle For­meln un­zu­tref­fend wie­der­ge­ge­ben seien. Außer­dem sei die Er­fin­dung nicht so deut­lich und vollständig of­fen­bart, dass ein Fach­mann sie ausführen könne.

Das Patent­ge­richt erklärte das Streit­pa­tent in vol­lem Um­fang für nich­tig. Die ob­jek­tive Auf­gabe des Streit­pa­tents be­stehe darin, ge­eig­nete Gemüse- oder Obst­sor­ten zur Her­stel­lung ei­nes blauen Pflan­zen­farb­stoffs für Le­bens­mit­tel zu fin­den. Der mit die­ser Auf­gabe be­fasste Fach­mann habe der Veröff­ent­li­chung von Ma­lien-Au­bert et al. (Co­lor Sta­bi­lity of Com­mer­cial Ant­hocya­nin-Ba­sed Ex­tracts in Re­la­tion to the Phe­no­lic Com­po­si­tion; Pro­tec­tive Ef­fects by In­tra- and In­ter­mo­le­cu­lar Copig­men­ta­tion, J. Agric. Food Chem. 49 (2001), 170-176, E1) ent­nom­men, dass Ant­hocyane als natürli­che Farb­stoffe für Le­bens­mit­tel ge­eig­net seien, weil sie natürli­chen Ur­sprungs, was­serlöslich und nicht-to­xi­sch seien und eine Far­ben­band­breite von orange bis blau auf­wie­sen. Nach­tei­lig sei die ge­ringe Farbst­abi­lität. Diese könne durch Acy­lie­rung ver­bes­sert wer­den. Als Quel­len dafür würden in E1 u.a. schwarze Ka­rotte und Rot­kohl ge­nannt. Al­ler­dings habe es hierfür kei­nes er­fin­de­ri­schen Zu­tuns be­durft. Die Kom­bi­na­tio­nen mit Alu­mi­ni­um­ver­bin­dun­gen hätten be­reits über die da­bei ge­bil­de­ten Alu­mi­ni­um­la­cke Ein­gang in die ge­setz­li­chen Ver­ord­nun­gen ge­fun­den.

Die Be­ru­fung der Be­klag­ten blieb vor dem BGH er­folg­los.

Gründe:
Aus der Veröff­ent­li­chung von Ma­lien-Au­bert et al. (E1) er­ga­ben sich für den Fach­mann keine aus­rei­chen­den Hin­weise auf eine Zu­sam­men­set­zung, die das Merk­mal " Ver­bin­dung ist kom­bi­niert mit ei­ner Alu­mi­ni­um­ver­bin­dung, um einen Alu­mi­ni­um­lack her­zu­stel­len" aus­wie­sen. Die Hin­weise gin­gen nicht über das­je­nige hin­aus, was dem Fach­mann am Prio­ritätstag oh­ne­hin be­kannt war. Bei den in E1 ge­schil­der­ten Ver­su­chen wur­den die Farb­stoffe in ver­schie­dene Lösun­gen ge­ge­ben. Die Aus­bil­dung ei­nes nicht was­serlösli­chen Lacks wäre dafür zu­min­dest hin­der­lich ge­we­sen.

Zu Recht war das Patent­ge­richt auch zu dem Er­geb­nis ge­langt, dass der Fach­mann An­lass hatte, bei der Su­che nach sta­bi­le­ren Farb­stof­fen auch an­dere geläufige Sta­bi­li­sie­rungs­me­tho­den in Be­tracht zu zie­hen und hier­bei ins­be­son­dere die­je­ni­gen Aus­gangs­stoffe ein­zu­be­zie­hen, die auch in E1 als viel­ver­spre­chend her­vor­ge­ho­ben wur­den. Der Fach­mann, der mit der Be­reit­stel­lung ei­nes Stoffs für einen be­stimm­ten Ein­satz­zweck be­traut ist, hat An­lass, an­hand der ein­schlägi­gen recht­li­chen Be­stim­mun­gen ab­zuklären, wel­che Lösungs­wege un­ter recht­li­chen As­pek­ten hin­rei­chende Aus­sicht auf Er­folg ha­ben.

Wird in den ein­schlägi­gen recht­li­chen Vor­schrif­ten eine ein­zelne Maßnahme, die im Stand der Tech­nik als sta­bi­litätsfördernd be­kannt war, ausdrück­lich her­vor­ge­ho­ben und für zulässig erklärt, be­steht grundsätz­lich Ver­an­las­sung, diese Maßnahme bei der Su­che nach Möglich­kei­ten zur Sta­bi­litätsförde­rung auch für sol­che Aus­gangs­stoffe in Be­tracht zu zie­hen, für die ent­spre­chende Ver­bin­dun­gen im Stand der Tech­nik noch nicht vor­be­schrie­ben sind. Der Um­stand, dass die hier im Streit­pa­tent be­an­spruchte Sta­bi­lität über einen re­la­tiv brei­ten Be­reich hin­weg nicht ohne wei­te­res zu er­war­ten war, führte so­mit nicht zu ei­ner ab­wei­chen­den Be­ur­tei­lung.

An­ge­sichts des­sen hatte der Fach­mann An­lass, auch sol­che Lösun­gen in Be­tracht zu zie­hen, die ein ge­rin­ge­res, aber den­noch prak­ti­sch brauch­ba­res Maß an Sta­bi­lität ver­spra­chen. Dass die da­mit na­he­ge­leg­ten Lösun­gen über­ra­schen­der­weise so­gar eine be­son­ders gute Sta­bi­lität zeig­ten, führte eben­falls nicht zu ei­ner ab­wei­chen­den Be­ur­tei­lung. Denn wenn der Fach­mann schon aus an­de­ren Gründen An­lass hat, eine be­stimmte Lösung in Be­tracht zu zie­hen, so ver­mag ein zusätz­li­cher po­si­ti­ver Ef­fekt, der bei Be­schrei­ten die­ses We­ges auf­tritt, nicht zur An­nahme er­fin­de­ri­scher Tätig­keit zu führen. In­so­fern kam auch dem Um­stand, dass die Bil­dung von Alu­mi­ni­um­la­cken zu­gleich den übli­cher­weise auf­tre­ten­den un­an­ge­neh­men Ge­ruch oder Ge­schmack über­deckte, keine aus­schlag­ge­bende Be­deu­tung zu. Auch in­so­weit han­delte es sich um einen zusätz­li­chen po­si­ti­ven Ef­fekt, den eine aus an­de­ren Gründen na­he­ge­legte Lösung mit sich brachte.

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