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BGH zu den Ansprüchen wegen Verletzung von MPEG-2-Videokodierungspatenten

Urteil des BGH vom 21.8.2012 - X ZR 33/10

Bei einer im MPEG-2-Standard kodierten DVD handelt es sich nicht um ein "Mittel, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht" i.S.d. § 10 PatG. Die DVD trägt nicht, wie nach BGH-Rechtsprechung erforderlich, zur Verwirklichung der Erfindung bzw. der Dekodierung der Videodaten, bei, sondern stellt nur den Gegenstand dar, an dem sich die Dekodierung vollzieht.

Der Sach­ver­halt:
Das vor­lie­gende Patent­ver­let­zungs­ver­fah­ren ent­stammte einer meh­rere Ver­fah­ren umfas­sen­den Kla­ge­se­rie. Die in die­sen Kla­gen gel­tend gemach­ten Patente betra­fen Ver­fah­ren und Vor­rich­tun­gen zur Kodie­rung, Über­tra­gung, Spei­che­rung und Deko­die­rung von Video­si­g­na­len, wie sie beim Her­s­tel­len und Abspie­len von DVDs nach der ISO/IEC-Norm 13818-2 (MPEG-2) Ver­wen­dung fin­den. Alle Klä­ger haben ihre Kla­ge­pa­tente in einen Patent­pool ein­ge­bracht. Die Beklagte, ein gro­ßer, in Grie­chen­land ansäs­si­ger DVD-Pro­du­zent, hatte sich gewei­gert, mit der Pool­ge­sell­schaft einen welt­wei­ten Stan­dard-Pool­li­zenz­ver­trag abzu­sch­lie­ßen.

Die Ein­räu­mung von der Beklag­ten statt­des­sen begehr­ten natio­nal beg­renz­ten Pool-Lizen­zen wurde wie­derum von der Pool­ge­sell­schaft abge­lehnt. Da die Beklagte in der Fol­ge­zeit auch keine natio­na­len Ein­zel­li­zenz­ver­träge mit den jewei­li­gen Paten­t­in­ha­bern abge­sch­los­sen hatte, die Paten­t­in­ha­ber aber den Ver­dacht hat­ten, dass die Beklagte von den Kla­ge­pa­ten­ten in Deut­sch­land gleich­wohl Gebrauch machte, ver­an­lass­ten die Klä­ger im Jahre 2007 von Deut­sch­land aus eine gemein­same Test­be­stel­lung bei der Beklag­ten. Hierzu über­sandte eine Test­be­s­tel­le­rin einen DVD-Mas­ter an die Beklagte, die dar­aus die gewünsch­ten 500 DVDs fer­tigte und an die Test­be­s­tel­le­rin in Deut­sch­land sandte.

Dar­auf­hin erho­ben die Klä­ger jeweils Patent­ver­let­zungs­klage. LG und OLG gaben der Klage - wie in den übri­gen Fäl­len - statt. Auf die Revi­sion der Beklag­ten hob der BGH die Ent­schei­dun­gen auf und wies die Klage ab, soweit die Beklagte auf Scha­dens­er­satz und Aus­kunft über den Umfang patent­ver­let­zen­der Hand­lun­gen in Anspruch genom­men wor­den war.

Die Gründe:
Die inter­na­tio­nale Zustän­dig­keit der deut­schen Gerichts­bar­keit lag vor, da mit der Klage die Ver­let­zung eines in Deut­sch­land gel­ten­den Pat­ents durch eine Lie­fe­rung in das Inland gel­tend gemacht wurde.

Die von der Beklag­ten her­ge­s­tell­ten DVD waren als Erzeug­nisse anzu­se­hen, die i.S.v. § 9 S. 2 Nr. 3 PatG unmit­tel­bar durch das ein Kodie­rungs­ver­fah­ren betref­fende pat­ent­ge­mäße Ver­fah­ren her­vor­ge­bracht wur­den. Unmit­tel­bare Ver­fah­ren­ser­zeug­nisse sind dem­nach die durch das Kodie­rungs­ver­fah­ren erzeug­ten, im MPEG-2-For­mat kom­pri­mier­ten Video­da­ten­fol­gen, deren Cha­rak­te­ris­tika bei der Über­tra­gung auf das Mas­ter­band sowie die wei­te­ren tech­ni­schen Zwi­schen­for­men der DVD-Her­stel­lung (Glass-Mas­ter, Stam­per) und bei der Pres­sung der ein­zel­nen DVD erhal­ten blei­ben.

Gleich­wohl hatte die Beklagte mit der Her­stel­lung der DVD das Patent nicht ver­letzt, da der DVD-Mas­ter durch die (von der Klä­ge­rin als Test­be­stel­lung ver­an­lasste) Lie­fe­rung an die Beklagte mit Zustim­mung der Klä­ge­rin in den Ver­kehr gebracht wor­den und das Patent­recht inso­weit ersc­höpft (ver­braucht) wurde. Gerade weil der DVD-Mas­ter wie jede ein­zelne auf die­ser Basis her­ge­s­tellte DVD ein und das­selbe unmit­tel­bare Ver­fah­ren­ser­zeug­nis ver­kör­pert, konnte auch hin­sicht­lich der Ersc­höp­fung nicht zwi­schen der Lie­fe­rung des Mas­ter­ban­des (mit Zustim­mung der Klä­ge­rin) und der (Rück-)Lie­fe­rung der DVD (ohne Zustim­mung der Klä­ge­rin) unter­schie­den wer­den.

Über den auf die­selbe Test­be­stel­lung gestütz­ten Unter­las­sungs­an­spruch musste nicht mehr ent­schie­den wer­den, da das Kla­ge­pa­tent im ver­gan­ge­nen Jahr abge­lau­fen war. Im Rah­men der Kos­ten­ent­schei­dung war jedoch zu berück­sich­ti­gen, dass die DVD-Lie­fe­rung der Beklag­ten wegen der Ersc­höp­fung des Patent­rechts zwar kei­nen Scha­dens­er­satz­an­spruch zur Folge hatte, jedoch künf­tige Ver­let­zun­gen des Kla­ge­pa­t­ents droh­ten. Da die Beklagte nicht wusste, dass die Bestel­lung von der Paten­t­in­ha­be­rin ver­an­lasst wor­den war, begrün­dete die auf­trags­ge­mäße Lie­fe­rung die Gefahr, dass sie auch Bestel­lun­gen Drit­ter aus­ge­führt hatte, auch wenn diese ebenso wenig wie die Test­be­s­tel­le­rin hät­ten nach­wei­sen kön­nen, zur Benut­zung des pat­ent­ge­mä­ßen Kodie­rungs­ver­fah­rens berech­tigt zu sein, und damit einen Unter­las­sungs­an­spruch nach § 139 Abs. 1 PatG unter dem Gesichts­punkt der Erst­be­ge­hungs­ge­fahr zu besit­zen.

Letzt­lich war in der Lie­fe­rung der DVD ent­ge­gen der Auf­fas­sung des OLG auch keine "mit­tel­bare Ver­let­zung" eines wei­te­ren Anspruchs der Kla­ge­pa­t­ents zu sehen, das auf ein Deko­die­rungs­ver­fah­ren gerich­tet war, wie es in einem Wie­der­ga­be­ge­rät aus­ge­führt wird, das nach dem MPEG-2-Stan­dard kodierte Video­da­ten aus­le­sen kann. Bei einer im MPEG-2-Stan­dard kodier­ten DVD han­delt es sich näm­lich nicht um ein "Mit­tel, das sich auf ein wesent­li­ches Ele­ment der Erfin­dung bezieht" i.S.d. § 10 PatG. Die DVD trägt nicht, wie nach BGH-Recht­sp­re­chung erfor­der­lich, zur Ver­wir­k­li­chung der Erfin­dung, d.h. in die­sem Fall der Deko­die­rung der Video­da­ten, bei, son­dern stellt nur den Gegen­stand dar, an dem sich die Deko­die­rung voll­zieht.

Infol­ge­des­sen konnte offen­b­lei­ben, ob Ansprüche wegen mit­tel­ba­rer Ver­let­zung auch des­halb aus­schei­den, weil § 10 PatG nach BGH-Recht­sp­re­chung einen Pat­ent­ge­fähr­dung­s­tat­be­stand ent­hält, der Hand­lun­gen ver­bie­tet, die - ohne selbst patent­ver­let­zend zu sein - die Gefahr patent­ver­let­zen­der Hand­lun­gen durch pat­ent­ge­mäße Ver­wen­dung der "Mit­tel" begrün­den, und es im Streit­fall zu einer unmit­tel­ba­ren Patent­ver­let­zung nur in dem fern­lie­gen­den Fall hätte kom­men kön­nen, dass die DVD in einem nicht­li­zen­zier­ten Video­wie­der­ga­be­ge­rät abge­spielt wor­den wäre.

Link­hin­weise:

  • Der Voll­text die­ser Ent­schei­dung wird dem­nächst auf den Web­sei­ten des BGH ver­öf­f­ent­licht.
  • Für die Pres­se­mit­tei­lung des BGH kli­cken Sie bitte hier.
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