de en
Nexia Ebner Stolz

Aktuelles

Markenrecht: Bei der Prüfung der Unterscheidungskraft eines Zeichens ist auf den Zeitpunkt der Anmeldung abzustellen (Rechtsprechungsänderung)

BGH 18.4.2013, I ZB 71/12

Für die im Eintragungs- und im Nichtigkeitsverfahren vorzunehmende Prüfung, ob einem Zeichen für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder gefehlt hat und es daher von der Eintragung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausgeschlossen oder entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden ist, ist auf das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens abzustellen. Der BGH hält nicht an seiner bisherigen Rechtsprechung fest, wonach der Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung des Zeichens als Marke maßgeblich war.

Der Sach­ver­halt:
Die Anmel­de­rin bean­tragte im Sep­tem­ber 2007 beim Deut­schen Patent- und Mar­ken­amt die Ein­tra­gung der Wort­folge "Aus Akten wer­den Fak­ten" als Marke für fol­gende Waren und Dienst­leis­tun­gen: Com­pu­ter­soft­ware (gespei­chert), ins­bes. für das Ver­trags­ma­na­ge­ment; Unter­neh­mens­be­ra­tung (Bera­tung bei Ein­füh­rung, Kon­fi­gu­ra­tion, Betrieb); EDV-Bera­tung (Bera­tung bei tech­ni­schen Pro­b­le­men rund um Ein­füh­rung und Betrieb); Pro­gram­mie­rung von Soft­ware für das Ver­trags­ma­na­ge­ment.

Die Mar­ken­s­telle des Deut­schen Patent- und Mar­kenamts wies die Anmel­dung im August 2009 wegen Feh­lens der Unter­schei­dungs­kraft zurück. Das BPatG wies die hier­ge­gen gerich­tete Beschwerde der Anmel­de­rin zurück. Auf die Rechts­be­schwerde der Anmel­de­rin hob der BGH den Beschluss des BPatG auf und ver­wies die Sache zur ander­wei­ti­gen Ver­hand­lung und Ent­schei­dung dort­hin zurück.

Die Gründe:
Die Annahme des BPatG, bei der Prü­fung, ob einem Zei­chen für die ange­mel­de­ten Waren oder Dienst­leis­tun­gen jeg­li­che Unter­schei­dungs­kraft fehle und es daher von der Ein­tra­gung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG aus­ge­sch­los­sen sei, sei auf das Ver­kehrs­ver­ständ­nis im Zeit­punkt der Ent­schei­dung über die Ein­tra­gung des Zei­chens als Marke abzu­s­tel­len, hält der recht­li­chen Nach­prü­fung nicht stand.

Nach der bis­he­ri­gen Recht­sp­re­chung des BGH war aller­dings sowohl im Ein­tra­gungs­ver­fah­ren (§ 37 Abs. 1, § 41 S. 1 Mar­kenG) als auch im Nich­tig­keits­ver­fah­ren (§ 50 Abs. 1 Mar­kenG) bei der Prü­fung, ob einem Zei­chen für die ange­mel­de­ten Waren oder Dienst­leis­tun­gen jeg­li­che Unter­schei­dungs­kraft fehlt oder gefehlt hat und es daher von der Ein­tra­gung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG aus­ge­sch­los­sen ist oder ent­ge­gen § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG ein­ge­tra­gen wor­den ist, auf das Ver­kehrs­ver­ständ­nis im Zeit­punkt der Ent­schei­dung über die Ein­tra­gung des Zei­chens als Marke abzu­s­tel­len. Der Anmel­der musste danach sowohl im Ein­tra­gungs­ver­fah­ren als auch im Nich­tig­keits­ver­fah­ren nach der Anmel­dung des Zei­chens und vor der Ent­schei­dung über die Ein­tra­gung des Zei­chens ent­stan­dene Ein­tra­gungs­hin­der­nisse - hier: den Ver­lust der Unter­schei­dungs­kraft des Zei­chens - gegen sich gel­ten las­sen.

Nach der neue­ren Recht­sp­re­chung des EuGH zur Gemein­schafts­mar­ken­ver­ord­nung ist dage­gen für die Prü­fung eines auf Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV a.F. (jetzt Art. 52 Abs. 1 Buchst. a GMV) gestütz­ten Antrags auf Nich­ti­ger­klär­ung allein der Zeit­punkt der Anmel­dung maß­geb­lich. Nach die­ser Vor­schrift wird die Gemein­schafts­marke auf Antrag beim Amt für nich­tig erklärt, wenn sie ent­ge­gen den Vor­schrif­ten des Art. 7 GMV ein­ge­tra­gen wor­den ist. Gem. Art. 7 Buchst. b GMV sind Mar­ken, die keine Unter­schei­dungs­kraft haben, von der Ein­tra­gung aus­ge­sch­los­sen. Nach Ansicht des EuGH lässt sich nur mit die­ser Aus­le­gung ver­mei­den, dass ein Ver­lust der Ein­tra­gungs­fähig­keit einer Marke umso wahr­schein­li­cher wird, je län­ger das Ein­tra­gungs­ver­fah­ren dau­ert.

Dar­aus folgt, dass auch für die Prü­fung, ob die Anmel­dung einer Marke gem. Art. 38 Abs. 1 GMV a.F. (Art. 37 Abs. 1 GMV n.F.) zurück­zu­wei­sen ist, weil sie nach Art. 7 GMV und ins­bes. wegen Feh­lens der Unter­schei­dungs­kraft nach Art. 7 Buchst. b GMV von der Ein­tra­gung aus­ge­sch­los­sen ist, allein der Zeit­punkt der Anmel­dung maß­geb­lich ist. Der Anmel­der muss danach weder im Ein­tra­gungs­ver­fah­ren noch im Nich­tig­keits­ver­fah­ren eine nach dem Zeit­punkt der Anmel­dung ein­ge­t­re­tene nach­tei­lige Ver­än­de­rung der Marke, wie den Ver­lust ihrer Unter­schei­dungs­kraft oder ihre Umwand­lung in eine gebräuch­li­che Bezeich­nung, gegen sich gel­ten las­sen.

Im Hin­blick auf diese Recht­sp­re­chung des EuGH hält der Senat nicht an sei­ner bis­he­ri­gen Recht­sp­re­chung fest. Für die im Ein­tra­gungs­ver­fah­ren und im Nich­tig­keits­ver­fah­ren vor­zu­neh­mende Prü­fung, ob einem Zei­chen für die ange­mel­de­ten Waren oder Dienst­leis­tun­gen jeg­li­che Unter­schei­dungs­kraft fehlt oder gefehlt hat und es daher von der Ein­tra­gung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG aus­ge­sch­los­sen oder ent­ge­gen § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG ein­ge­tra­gen wor­den ist, ist auf das Ver­kehrs­ver­ständ­nis im Zeit­punkt der Anmel­dung des Zei­chens abzu­s­tel­len.

Link­hin­weis:

  • Der Voll­text der Ent­schei­dung ist auf den Web­sei­ten des BGH ver­öf­f­ent­licht.
  • Um direkt zum Voll­text zu kom­men, kli­cken Sie bitte hier.
nach oben