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Markenrecht: Bei der Prüfung der Unterscheidungskraft eines Zeichens ist auf den Zeitpunkt der Anmeldung abzustellen (Rechtsprechungsänderung)

BGH 18.4.2013, I ZB 71/12

Für die im Ein­tra­gungs- und im Nich­tig­keits­ver­fah­ren vor­zu­neh­mende Prüfung, ob einem Zei­chen für die an­ge­mel­de­ten Wa­ren oder Dienst­leis­tun­gen jeg­li­che Un­ter­schei­dungs­kraft fehlt oder ge­fehlt hat und es da­her von der Ein­tra­gung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG aus­ge­schlos­sen oder ent­ge­gen § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG ein­ge­tra­gen wor­den ist, ist auf das Ver­kehrs­verständ­nis im Zeit­punkt der An­mel­dung des Zei­chens ab­zu­stel­len. Der BGH hält nicht an sei­ner bis­he­ri­gen Recht­spre­chung fest, wo­nach der Zeit­punkt der Ent­schei­dung über die Ein­tra­gung des Zei­chens als Marke maßgeb­lich war.

Der Sach­ver­halt:
Die An­mel­de­rin be­an­tragte im Sep­tem­ber 2007 beim Deut­schen Pa­tent- und Mar­ken­amt die Ein­tra­gung der Wort­folge "Aus Ak­ten wer­den Fak­ten" als Marke für fol­gende Wa­ren und Dienst­leis­tun­gen: Com­pu­ter­soft­ware (ge­spei­chert), ins­bes. für das Ver­trags­ma­nage­ment; Un­ter­neh­mens­be­ra­tung (Be­ra­tung bei Einführung, Kon­fi­gu­ra­tion, Be­trieb); EDV-Be­ra­tung (Be­ra­tung bei tech­ni­schen Pro­ble­men rund um Einführung und Be­trieb); Pro­gram­mie­rung von Soft­ware für das Ver­trags­ma­nage­ment.

Die Mar­ken­stelle des Deut­schen Pa­tent- und Mar­ken­amts wies die An­mel­dung im Au­gust 2009 we­gen Feh­lens der Un­ter­schei­dungs­kraft zurück. Das BPatG wies die hier­ge­gen ge­rich­tete Be­schwerde der An­mel­de­rin zurück. Auf die Rechts­be­schwerde der An­mel­de­rin hob der BGH den Be­schluss des BPatG auf und ver­wies die Sa­che zur an­der­wei­ti­gen Ver­hand­lung und Ent­schei­dung dort­hin zurück.

Die Gründe:
Die An­nahme des BPatG, bei der Prüfung, ob einem Zei­chen für die an­ge­mel­de­ten Wa­ren oder Dienst­leis­tun­gen jeg­li­che Un­ter­schei­dungs­kraft fehle und es da­her von der Ein­tra­gung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG aus­ge­schlos­sen sei, sei auf das Ver­kehrs­verständ­nis im Zeit­punkt der Ent­schei­dung über die Ein­tra­gung des Zei­chens als Marke ab­zu­stel­len, hält der recht­li­chen Nachprüfung nicht stand.

Nach der bis­he­ri­gen Recht­spre­chung des BGH war al­ler­dings so­wohl im Ein­tra­gungs­ver­fah­ren (§ 37 Abs. 1, § 41 S. 1 Mar­kenG) als auch im Nich­tig­keits­ver­fah­ren (§ 50 Abs. 1 Mar­kenG) bei der Prüfung, ob einem Zei­chen für die an­ge­mel­de­ten Wa­ren oder Dienst­leis­tun­gen jeg­li­che Un­ter­schei­dungs­kraft fehlt oder ge­fehlt hat und es da­her von der Ein­tra­gung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG aus­ge­schlos­sen ist oder ent­ge­gen § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG ein­ge­tra­gen wor­den ist, auf das Ver­kehrs­verständ­nis im Zeit­punkt der Ent­schei­dung über die Ein­tra­gung des Zei­chens als Marke ab­zu­stel­len. Der An­mel­der mus­ste da­nach so­wohl im Ein­tra­gungs­ver­fah­ren als auch im Nich­tig­keits­ver­fah­ren nach der An­mel­dung des Zei­chens und vor der Ent­schei­dung über die Ein­tra­gung des Zei­chens ent­stan­dene Ein­tra­gungs­hin­der­nisse - hier: den Ver­lust der Un­ter­schei­dungs­kraft des Zei­chens - ge­gen sich gel­ten las­sen.

Nach der neue­ren Recht­spre­chung des EuGH zur Ge­mein­schafts­mar­ken­ver­ord­nung ist da­ge­gen für die Prüfung ei­nes auf Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV a.F. (jetzt Art. 52 Abs. 1 Buchst. a GMV) gestütz­ten An­trags auf Nich­ti­gerklärung al­lein der Zeit­punkt der An­mel­dung maßgeb­lich. Nach die­ser Vor­schrift wird die Ge­mein­schafts­marke auf An­trag beim Amt für nich­tig erklärt, wenn sie ent­ge­gen den Vor­schrif­ten des Art. 7 GMV ein­ge­tra­gen wor­den ist. Gem. Art. 7 Buchst. b GMV sind Mar­ken, die keine Un­ter­schei­dungs­kraft ha­ben, von der Ein­tra­gung aus­ge­schlos­sen. Nach An­sicht des EuGH lässt sich nur mit die­ser Aus­le­gung ver­mei­den, dass ein Ver­lust der Ein­tra­gungsfähig­keit ei­ner Marke umso wahr­schein­li­cher wird, je länger das Ein­tra­gungs­ver­fah­ren dau­ert.

Dar­aus folgt, dass auch für die Prüfung, ob die An­mel­dung ei­ner Marke gem. Art. 38 Abs. 1 GMV a.F. (Art. 37 Abs. 1 GMV n.F.) zurück­zu­wei­sen ist, weil sie nach Art. 7 GMV und ins­bes. we­gen Feh­lens der Un­ter­schei­dungs­kraft nach Art. 7 Buchst. b GMV von der Ein­tra­gung aus­ge­schlos­sen ist, al­lein der Zeit­punkt der An­mel­dung maßgeb­lich ist. Der An­mel­der muss da­nach we­der im Ein­tra­gungs­ver­fah­ren noch im Nich­tig­keits­ver­fah­ren eine nach dem Zeit­punkt der An­mel­dung ein­ge­tre­tene nach­tei­lige Verände­rung der Marke, wie den Ver­lust ih­rer Un­ter­schei­dungs­kraft oder ihre Um­wand­lung in eine gebräuch­li­che Be­zeich­nung, ge­gen sich gel­ten las­sen.

Im Hin­blick auf diese Recht­spre­chung des EuGH hält der Se­nat nicht an sei­ner bis­he­ri­gen Recht­spre­chung fest. Für die im Ein­tra­gungs­ver­fah­ren und im Nich­tig­keits­ver­fah­ren vor­zu­neh­mende Prüfung, ob einem Zei­chen für die an­ge­mel­de­ten Wa­ren oder Dienst­leis­tun­gen jeg­li­che Un­ter­schei­dungs­kraft fehlt oder ge­fehlt hat und es da­her von der Ein­tra­gung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG aus­ge­schlos­sen oder ent­ge­gen § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG ein­ge­tra­gen wor­den ist, ist auf das Ver­kehrs­verständ­nis im Zeit­punkt der An­mel­dung des Zei­chens ab­zu­stel­len.

Link­hin­weis:

  • Der Voll­text der Ent­schei­dung ist auf den Web­sei­ten des BGH veröff­ent­licht.
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