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BGH zur Neuheit von auf dem Markt erhältlichen Stoffzusammensetzungen

Urteil des BGH vom 23.10.2012 - X ZR 120/11

Für die Neuheit einer auf dem Markt erhältlichen Stoffzusammensetzung kommt es darauf an, ob der Stoff oder die Bestandteile der Zusammensetzung allgemein verfügbar sind oder jedenfalls der Fachmann in der Lage ist, den Gegenstand des Patents mit Hilfe seines Fachwissens und -könnens in die Hand zu bekommen. Der Stoff ist jedenfalls dann nicht neu, wenn die Zusammensetzung vom Fachmann analysiert und ohne unzumutbaren Aufwand reproduziert werden kann.

Der Sach­ver­halt:
Die Beklagte ist Inha­be­rin des im Sep­tem­ber 2000 unter Inan­spruch­nahme einer deut­schen Prio­ri­tät aus Sep­tem­ber 1999 ange­mel­de­ten Streit­pa­t­ents. Das Streit­pa­tent betrifft eine phar­ma­zeu­ti­sche Zusam­men­set­zung für die orale Ver­ab­rei­chung in Form einer Hart- oder Weich­ge­la­ti­ne­kap­sel oder einer Flüs­sig­keit, die Euka­lyp­tus- und Oran­gen(scha­len)öl in kom­bi­nier­ter Form umfasst und die vor­zugs­weise zur Behand­lung von Erkran­kun­gen der Atem­wege ver­wen­det wer­den kann, die durch Mikro­or­ga­nis­men her­vor­ge­ru­fen wer­den.

Die Klä­ge­rin machte gel­tend, der Gegen­stand des Streit­pa­t­ents sei nicht patent­fähig. Das Pat­ent­ge­richt hat das Streit­pa­tent für nich­tig erklärt. Die hier­ge­gen gerich­tete Beru­fung der Beklag­ten blieb vor dem BGH erfolg­los.

Die Gründe:
Der Gegen­stand des Streit­pa­t­ents war im Prio­ri­täts­zeit­punkt nicht neu.

Für die Neu­heit eines Stof­fes oder einer Zusam­men­set­zung kommt es dar­auf an, ob der Stoff oder die Bestand­teile der Zusam­men­set­zung all­ge­mein ver­füg­bar sind oder jeden­falls der Fach­mann in der Lage ist, den Gegen­stand des Pat­ents mit Hilfe sei­nes Fach­wis­sens und -kön­nens in die Hand zu bekom­men. Es genügt, wenn ein sol­cher Gegen­stand vom Fach­mann ana­ly­siert und ohne unzu­mut­ba­ren Auf­wand repro­du­ziert wer­den kann. Bei einer nicht ohne Wei­te­res iden­ti­fi­zier­ba­ren kom­ple­xen Zusam­men­set­zung reicht es hier­für aus, wenn der Fach­mann eine über­schau­bare Anzahl plau­si­b­ler Hypo­the­sen über die mög­li­che Beschaf­fen­heit der Zusam­men­set­zung ent­wi­ckeln kann, von denen sich eine mit ihm zur Ver­fü­gung ste­hen­den Ana­ly­se­mög­lich­kei­ten veri­fi­zie­ren lässt. Ein in jeder Hin­sicht ein­deu­ti­ges Ergeb­nis, das jede andere denk­bare Zusam­men­set­zung mit Sicher­heit aus­sch­ließt, ist dazu nicht erfor­der­lich.

Dem Fach­mann war im vor­lie­gen­den Fall bekannt, dass nur wenige äthe­ri­sche Öle a-Pinen, Limo­nen und 1,8-Cineol als Haupt­be­stand­teile ent­hal­ten. Außer­dem war dem Fach­mann bekannt, dass Euka­lyp­tusöl tra­di­tio­nell zur Behand­lung von Atem­weg­s­er­kran­kun­gen Ver­wen­dung fin­det. Euka­lyp­tusöl und Oran­genöl kamen auch des­halb als Bestand­teile von Gelo­myr­tol forte in Betracht, weil sie in gro­ßen Men­gen pro­du­ziert wer­den und ver­g­leichs­weise kos­ten­güns­tig sind. Der Fach­mann hatte aus die­sen Grün­den Ver­an­las­sung zu der Hypo­these, dass Gelo­myr­tol forte Euka­lyp­tus- und Oran­genöl ent­hält. Fer­tigte der Fach­mann von dem Gemisch der Öle ein Gaschro­ma­to­gramm an, was als übli­che Unter­su­chungs­me­thode anzu­se­hen ist, und ver­g­lich die­ses mit einem Gaschro­ma­to­gramm des Arzn­ei­mit­tels Gelo­myr­tol forte, konnte er hier­aus mit dem erfor­der­li­chen Grad an Sicher­heit die Schluss­fol­ge­rung zie­hen, dass Euka­lyp­tus- und Oran­genöl Bestand­teile die­ses Pro­dukts sind.

Link­hin­weis:

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