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BGH zur konkludenten Übertragung des Rechts auf Inanspruchnahme der Priorität einer Patentanmeldung innerhalb eines Konzerns

Urteil des BGH vom 16.4.2013 - X ZR 49/12

Die Übertragung des Rechts auf Inanspruchnahme der Priorität einer deutschen Patentanmeldung ist auch dann nicht formbedürftig, wenn die Priorität für eine europäische Patentanmeldung in Anspruch genommen werden soll.

Der Sach­ver­halt:
Die Beklagte ist Inha­be­rin des auch mit Wir­kung für die Bun­des­re­pu­b­lik Deut­sch­land erteil­ten euro­päi­schen Pat­ents 1 240 041 (Streit­pa­t­ents), das am 21. Dezem­ber 2000 unter Inan­spruch­nahme der Prio­ri­tät der deut­schen Vor­an­mel­dung 199 61 706 vom 21. Dezem­ber 1999 ange­mel­det wor­den ist und eine Anord­nung zum Ver­bin­den einer Fahr­zeug­scheibe mit einem ang­ren­zen­den Bau­teil betrifft.

Die Klä­ge­rin hat das Streit­pa­tent mit Aus­nahme von Anspruch 11 mit der Begrün­dung ange­grif­fen, sein Gegen­stand sei nicht patent­fähig.

Das BatG erklärte das Streit­pa­tent im bean­trag­ten Umfang für nich­tig. Auf die Beru­fung der Beklag­ten hob der BGH das Urteil auf und ver­wies die Sache zur neuen Ver­hand­lung und Ent­schei­dung an das BPatG zurück.

Die Gründe:
Zwi­schen den Par­teien steht außer Streit, dass die deut­sche Anmel­dung 199 61 706 die Lehre des Streit­pa­t­ents vor­weg­nimmt. Das führt jedoch nicht zur Nich­tig­keit des Streit­pa­t­ents, weil die Beklagte die Prio­ri­tät die­ser Anmel­dung in Anspruch neh­men kann.

Anmel­de­rin des Streit­pa­t­ents ist die Beklagte. Die deut­sche Anmel­dung 199 61 706 wurde von SG Deut­sch­land ein­ge­reicht. Dabei han­delt es sich um eine Gesell­schaft, die zum glei­chen Kon­zern gehört wie die Beklagte. Letz­tere kann die Prio­ri­tät der deut­schen Anmel­dung für den Zeitrang des Streit­pa­t­ents nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ in Anspruch neh­men, weil ihr das Recht auf Inan­spruch­nahme der Prio­ri­tät die­ser Anmel­dung recht­zei­tig - das heißt vor Ein­rei­chung der Nach­an­mel­dung - und wirk­sam von SG Deut­sch­land über­tra­gen wor­den ist. Nach wel­chem natio­na­len Recht die Wirk­sam­keit einer Über­tra­gung des Rechts zur Inan­spruch­nahme der Prio­ri­tät einer Patent­an­mel­dung zu beur­tei­len ist, bestimmt sich nach den Rege­lun­gen des inter­na­tio­na­len Pri­vat­rechts.

Da hier eine Über­tra­gung des Prio­ri­täts­rechts im Jahr 2000 in Rede steht, fin­det Art. 33 Abs. 2 EGBGB Anwen­dung. Danach unter­fällt die Über­tra­gung des Rechts auf Inan­spruch­nahme der Prio­ri­tät dem Recht des Staa­tes der ers­ten Anmel­dung, hier also dem deut­schen Recht. Nach deut­schem Recht ist die Über­tra­gung des Rechts auf Inan­spruch­nahme der Prio­ri­tät gem. §§ 413, 398 BGB nicht form­be­dürf­tig. Wei­ter­ge­hende For­mer­for­der­nisse las­sen sich auch aus dem Euro­päi­schen Patent­übe­r­ein­kom­men nicht ablei­ten. Art. 87 EPÜ sieht vor, dass das Prio­ri­täts­recht nicht nur von dem­je­ni­gen in Anspruch genom­men wer­den kann, der eine natio­nale Patent­an­mel­dung vor­schrifts­mä­ßig ein­ge­reicht hat, son­dern auch durch sei­nen Rechts­nach­fol­ger. For­mer­for­der­nisse ent­hält die Bestim­mung nicht.

Aus den von der Beklag­ten vor­ge­leg­ten Unter­la­gen ergibt sich unter Berück­sich­ti­gung der Inter­es­sen­lage der Betei­lig­ten, dass SG Deut­sch­land das Recht zur Inan­spruch­nahme der Prio­ri­tät aus der deut­schen Patent­an­mel­dung 199 61 706 über­tra­gen hat. Das BPatG hat die Anfor­de­run­gen an den Nach­weis einer kon­k­lu­den­ten Über­tra­gung des Prio­ri­täts­rechts über­spannt. Die Gesell­schaf­ten des SG-Kon­zerns haben im Dezem­ber 1991 einen Ver­trag über die Zusam­men­ar­beit auf dem Gebiet der For­schung und Ent­wick­lung gesch­los­sen. Die­ser sieht vor, dass die Kon­zern­ge­sell­schaf­ten sich gegen­sei­tig über ihre jewei­li­gen Rechte an geis­ti­gem Eigen­tum infor­mie­ren, diese unte­r­ein­an­der zur Ver­fü­gung stel­len und sie ggf. an eine als Koor­di­na­tor bezeich­nete Stelle über­tra­gen.

Einem vor­ge­leg­ten Sch­rei­ben ist zu ent­neh­men, dass SG Deut­sch­land die zustän­dige Stelle dar­über infor­miert, dass sie am 21.12.1999 eine natio­nale Patent­an­mel­dung ein­ge­reicht hat, und dass die fran­zö­si­sche Zen­trale in die Lage ver­setzt wird, die ihr nach dem Ver­trag vor­be­hal­tene Ent­schei­dung dar­über zu tref­fen, ob eine Aus­wei­tung der Anmel­dung der Erfin­dung auf andere Staa­ten erfol­gen solle, wer diese vor­zu­neh­men habe und wer die Kos­ten trage. Hie­rin ist das Ange­bot zu sehen, ggf. das Recht auf Inan­spruch­nahme der Prio­ri­tät aus der deut­schen Patent­an­mel­dung auf die Kon­zern­ge­sell­schaft zu über­tra­gen. Der hier­für zustän­dige M.L. hat sich am 4.12.2000 - und damit vor Ablauf der Prio­ri­täts­frist nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ - für eine Aus­wei­tung des Schut­zes auf zahl­rei­che Staa­ten und für eine Anmel­dung durch die Beklagte ent­schie­den. Darin liegt zug­leich die Annahme des Ange­bots zur Über­tra­gung des Rechts auf Inan­spruch­nahme der Prio­ri­tät aus der deut­schen Anmel­dung.

Link­hin­weis:

  • Der Voll­text der Ent­schei­dung ist auf den Web­sei­ten des BGH ver­öf­f­ent­licht.
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