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BGH zur Erstattung der durch die zusätzliche Mitwirkung eines Patentanwalts an der Abmahnung einer Markenverletzung entstandenen Kosten

Urteil des BGH vom 10.5.2012 - I ZR 70/11

Allein der nicht weiter substanziierte Vortrag, der Patentanwalt habe eine Markenrecherche durchgeführt, ist nicht dazu geeignet, die Erforderlichkeit der Mitwirkung eines Patentanwalts an der Abmahnung eine Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht darzulegen. Demnach kann ein Anspruch auf Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nach §§ 677, 683 S. 1, § 670 BGB oder § 14 Abs. 6 S. 1 MarkenG nicht begründet werden.

Der Sach­ver­halt:
Die Klä­ge­rin ist Inha­be­rin zweier Wort­mar­ken "Schnee­flöck­chen". Die eine ist für "alko­hol­f­reies Kin­der­heiß­ge­tränk auf Frucht­ba­sis", die andere für "Glühw­ein und alko­hol­f­reien Glühw­ein" ein­ge­tra­gen. Die Beklagte ver­t­reibt Geschenk­ar­ti­kel. Eine der Pro­dukt­se­rien trägt die Bezeich­nung "Schnee­f­lo­cken sind kleine Geschenke des Him­mels". Zu die­ser Pro­dukt­se­rie gehö­ren nicht nur Blei­s­tifte, Tin­ten­rol­ler, Bil­der­rah­men, Geld­beu­tel, Schlüs­sel­an­hän­ger und Tas­sen, son­dern auch ein Tee, der als "Schnee­flöck­chen-Tee" bezeich­net ist.

Die Beklagte ver­t­reibt die­sen Tee in einer Ver­pa­ckung, auf der sich u.a. unter­halb des "sheep­world"-Zei­chens die Bezeich­nung "Schnee­flöck­chen-Tee" und dar­un­ter die Worte "Schnee­f­lo­cken sind kleine Geschenke des Him­mels" befin­den. Die Klä­ge­rin ist der Ansicht, die Beklagte ver­letze damit ihre Mar­ken. Sie hat die Beklagte auf Unter­las­sung, Aus­kunft­s­er­tei­lung, Fest­stel­lung ihrer Scha­dens­er­satzpf­licht sowie auf Frei­stel­lung von Abmahn­kos­ten sowohl eines Rechts­an­walts als auch eines an der Abmah­nung mit­wir­ken­den Paten­t­an­walts in Anspruch genom­men.

LG und OLG gaben der Klage statt. Das OLG ließ die Revi­sion nur hin­sicht­lich der Ver­ur­tei­lung der Beklag­ten zur Frei­stel­lung der Klä­ge­rin von der For­de­rung ihres Paten­t­an­walts zu. Die im Übri­gen ein­ge­legte Nicht­zu­las­sungs­be­schwerde der Beklag­ten wies der BGH zurück. Auf die Revi­sion der Beklag­ten hob der BGH das Beru­fung­s­ur­teil im Kos­ten­punkt und inso­weit auf, als hin­sicht­lich des Antrags der Klä­ge­rin auf Frei­stel­lung von der For­de­rung ihres Paten­t­an­walts zum Nach­teil der Beklag­ten erkannt wor­den ist, und wies die Klage in die­sem Umfang ab.

Die Gründe:
Mit der vom OLG gege­be­nen Begrün­dung kann der von der Klä­ge­rin gel­tend gemachte Anspruch auf Frei­stel­lung von den Kos­ten des bei der Abmah­nung mit­wir­ken­den Paten­t­an­walts nicht bejaht wer­den.

Das OLG ist zutref­fend davon aus­ge­gan­gen, dass der von der Klä­ge­rin gel­tend gemachte Anspruch auf Erstat­tung der Kos­ten, die durch die Mit­wir­kung des Paten­t­an­walts an der Abmah­nung der Beklag­ten wegen der Mar­ken­ver­let­zung ent­stan­den sind, unter dem Gesichts­punkt der Geschäfts­füh­rung ohne Auf­trag begrün­det sein kann. Die für das gericht­li­che Ver­fah­ren gel­tende Bestim­mung des § 140 Abs. 3 Mar­kenG, kann dage­gen weder in unmit­tel­ba­rer noch in ent­sp­re­chen­der Anwen­dung als Anspruchs­grund­lage her­an­ge­zo­gen wer­den. Es bedarf grund­sätz­lich einer geson­der­ten Prü­fung, ob es not­wen­dig war, zur außer­ge­richt­li­chen Ver­fol­gung einer Mar­ken­ver­let­zung neben einem Rechts­an­walt auch noch einen Paten­t­an­walt zu beauf­tra­gen.

Hat - wie im Streit­fall - neben einem Rechts­an­walt auch ein Paten­t­an­walt an der Abmah­nung wegen einer Mar­ken­ver­let­zung mit­ge­wirkt, kann die Erstat­tung der durch die Mit­wir­kung des Paten­t­an­walts ent­stan­de­nen Kos­ten nur bean­sprucht wer­den, wenn der Anspruch­s­tel­ler dar­legt und nach­weist, dass die Mit­wir­kung des Paten­t­an­walts erfor­der­lich war. Diese Vor­aus­set­zung ist regel­mä­ßig nur erfüllt, wenn der Paten­t­an­walt dabei Auf­ga­ben über­nom­men hat, die - wie etwa Recher­chen zum Regis­ter­stand oder zur Benut­zungs­lage - zum typi­schen Arbeits­ge­biet eines Paten­t­an­walts gehö­ren. Allein der nicht wei­ter sub­stan­ti­ierte Vor­trag, der Paten­t­an­walt habe eine Mar­ken­re­cher­che durch­ge­führt, ist nicht dazu geeig­net, die Erfor­der­lich­keit der Mit­wir­kung eines Paten­t­an­walts an der Abmah­nung einer Mar­ken­ver­let­zung neben einem Rechts­an­walt mit Erfah­rung im Mar­ken­recht dar­zu­le­gen.

Die Pro­zess­be­voll­mäch­tigte der Klä­ge­rin ist Fach­an­wäl­tin für gewerb­li­chen Rechts­schutz. Ein Fach­an­walt für gewerb­li­chen Rechts­schutz muss über beson­dere Sach­kunde im Kenn­zei­chen­recht ver­fü­gen und ist regel­mä­ßig dazu imstande, im Rah­men einer Abmah­nung eine Mar­ken­re­cher­che durch­zu­füh­ren. Auch unter Berück­sich­ti­gung des Umstan­des, dass die im Streit­fall gebo­tene Recher­che keine Beson­der­hei­ten auf­wies, unter­liegt es kei­nem Zwei­fel, dass die Pro­zess­be­voll­mäch­tigte der Klä­ge­rin selbst in der Lage gewe­sen wäre, im Rah­men der Abmah­nung eine Mar­ken­re­cher­che hin­sicht­lich des Zei­chens "Schnee­flöck­chen" durch­zu­füh­ren.

Link­hin­weis:

  • Der Voll­text der Ent­schei­dung ist auf den Web­sei­ten des BGH ver­öf­f­ent­licht.
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