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BGH zur Erstattung der durch die zusätzliche Mitwirkung eines Patentanwalts an der Abmahnung einer Markenverletzung entstandenen Kosten

Urteil des BGH vom 10.5.2012 - I ZR 70/11

Al­lein der nicht wei­ter sub­stan­zi­ierte Vor­trag, der Pa­ten­tan­walt habe eine Mar­ken­re­cher­che durch­geführt, ist nicht dazu ge­eig­net, die Er­for­der­lich­keit der Mit­wir­kung ei­nes Pa­ten­tan­walts an der Ab­mah­nung eine Mar­ken­ver­let­zung ne­ben einem Rechts­an­walt mit Er­fah­rung im Mar­ken­recht dar­zu­le­gen. Dem­nach kann ein An­spruch auf Er­stat­tung der durch die Mit­wir­kung des Pa­ten­tan­walts ent­stan­de­nen Kos­ten nach §§ 677, 683 S. 1, § 670 BGB oder § 14 Abs. 6 S. 1 Mar­kenG nicht begründet wer­den.

Der Sach­ver­halt:
Die Kläge­rin ist In­ha­be­rin zweier Wort­mar­ken "Schneeflöck­chen". Die eine ist für "al­ko­hol­freies Kin­der­heißgetränk auf Frucht­ba­sis", die an­dere für "Glühwein und al­ko­hol­freien Glühwein" ein­ge­tra­gen. Die Be­klagte ver­treibt Ge­schenk­ar­ti­kel. Eine der Pro­dukt­se­rien trägt die Be­zeich­nung "Schnee­flo­cken sind kleine Ge­schenke des Him­mels". Zu die­ser Pro­dukt­se­rie gehören nicht nur Blei­stifte, Tin­ten­rol­ler, Bil­der­rah­men, Geld­beu­tel, Schlüssel­anhänger und Tas­sen, son­dern auch ein Tee, der als "Schneeflöck­chen-Tee" be­zeich­net ist.

Die Be­klagte ver­treibt die­sen Tee in ei­ner Ver­pa­ckung, auf der sich u.a. un­ter­halb des "sheep­world"-Zei­chens die Be­zeich­nung "Schneeflöck­chen-Tee" und dar­un­ter die Worte "Schnee­flo­cken sind kleine Ge­schenke des Him­mels" be­fin­den. Die Kläge­rin ist der An­sicht, die Be­klagte ver­letze da­mit ihre Mar­ken. Sie hat die Be­klagte auf Un­ter­las­sung, Aus­kunfts­er­tei­lung, Fest­stel­lung ih­rer Scha­dens­er­satz­pflicht so­wie auf Frei­stel­lung von Ab­mahn­kos­ten so­wohl ei­nes Rechts­an­walts als auch ei­nes an der Ab­mah­nung mit­wir­ken­den Pa­ten­tan­walts in An­spruch ge­nom­men.

LG und OLG ga­ben der Klage statt. Das OLG ließ die Re­vi­sion nur hin­sicht­lich der Ver­ur­tei­lung der Be­klag­ten zur Frei­stel­lung der Kläge­rin von der For­de­rung ih­res Pa­ten­tan­walts zu. Die im Übri­gen ein­ge­legte Nicht­zu­las­sungs­be­schwerde der Be­klag­ten wies der BGH zurück. Auf die Re­vi­sion der Be­klag­ten hob der BGH das Be­ru­fungs­ur­teil im Kos­ten­punkt und in­so­weit auf, als hin­sicht­lich des An­trags der Kläge­rin auf Frei­stel­lung von der For­de­rung ih­res Pa­ten­tan­walts zum Nach­teil der Be­klag­ten er­kannt wor­den ist, und wies die Klage in die­sem Um­fang ab.

Die Gründe:
Mit der vom OLG ge­ge­be­nen Begründung kann der von der Kläge­rin gel­tend ge­machte An­spruch auf Frei­stel­lung von den Kos­ten des bei der Ab­mah­nung mit­wir­ken­den Pa­ten­tan­walts nicht be­jaht wer­den.

Das OLG ist zu­tref­fend da­von aus­ge­gan­gen, dass der von der Kläge­rin gel­tend ge­machte An­spruch auf Er­stat­tung der Kos­ten, die durch die Mit­wir­kung des Pa­ten­tan­walts an der Ab­mah­nung der Be­klag­ten we­gen der Mar­ken­ver­let­zung ent­stan­den sind, un­ter dem Ge­sichts­punkt der Ge­schäftsführung ohne Auf­trag begründet sein kann. Die für das ge­richt­li­che Ver­fah­ren gel­tende Be­stim­mung des § 140 Abs. 3 Mar­kenG, kann da­ge­gen we­der in un­mit­tel­ba­rer noch in ent­spre­chen­der An­wen­dung als An­spruchs­grund­lage her­an­ge­zo­gen wer­den. Es be­darf grundsätz­lich ei­ner ge­son­der­ten Prüfung, ob es not­wen­dig war, zur außer­ge­richt­li­chen Ver­fol­gung ei­ner Mar­ken­ver­let­zung ne­ben einem Rechts­an­walt auch noch einen Pa­ten­tan­walt zu be­auf­tra­gen.

Hat - wie im Streit­fall - ne­ben einem Rechts­an­walt auch ein Pa­ten­tan­walt an der Ab­mah­nung we­gen ei­ner Mar­ken­ver­let­zung mit­ge­wirkt, kann die Er­stat­tung der durch die Mit­wir­kung des Pa­ten­tan­walts ent­stan­de­nen Kos­ten nur be­an­sprucht wer­den, wenn der An­spruch­stel­ler dar­legt und nach­weist, dass die Mit­wir­kung des Pa­ten­tan­walts er­for­der­lich war. Diese Vor­aus­set­zung ist re­gelmäßig nur erfüllt, wenn der Pa­ten­tan­walt da­bei Auf­ga­ben über­nom­men hat, die - wie etwa Re­cher­chen zum Re­gis­ter­stand oder zur Be­nut­zungs­lage - zum ty­pi­schen Ar­beits­ge­biet ei­nes Pa­ten­tan­walts gehören. Al­lein der nicht wei­ter sub­stan­ti­ierte Vor­trag, der Pa­ten­tan­walt habe eine Mar­ken­re­cher­che durch­geführt, ist nicht dazu ge­eig­net, die Er­for­der­lich­keit der Mit­wir­kung ei­nes Pa­ten­tan­walts an der Ab­mah­nung ei­ner Mar­ken­ver­let­zung ne­ben einem Rechts­an­walt mit Er­fah­rung im Mar­ken­recht dar­zu­le­gen.

Die Pro­zess­be­vollmäch­tigte der Kläge­rin ist Fach­anwältin für ge­werb­li­chen Rechts­schutz. Ein Fach­an­walt für ge­werb­li­chen Rechts­schutz muss über be­son­dere Sach­kunde im Kenn­zei­chen­recht verfügen und ist re­gelmäßig dazu im­stande, im Rah­men ei­ner Ab­mah­nung eine Mar­ken­re­cher­che durch­zuführen. Auch un­ter Berück­sich­ti­gung des Um­stan­des, dass die im Streit­fall ge­bo­tene Re­cher­che keine Be­son­der­hei­ten auf­wies, un­ter­liegt es kei­nem Zwei­fel, dass die Pro­zess­be­vollmäch­tigte der Kläge­rin selbst in der Lage ge­we­sen wäre, im Rah­men der Ab­mah­nung eine Mar­ken­re­cher­che hin­sicht­lich des Zei­chens "Schneeflöck­chen" durch­zuführen.

Link­hin­weis:
  • Der Voll­text der Ent­schei­dung ist auf den Web­sei­ten des BGH veröff­ent­licht.
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