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BGH: Ansprüche auf Erfindervergütung gehen durch wirtschaftlich bedeutsame Beiträge Dritter nicht verloren

Urteil des BGH vom 22.11.2011 - X ZR 35/09

An­sprüche auf Er­fin­der­vergütung kom­men auch dann in Be­tracht, wenn bei Ver­wer­tung des auf eine ge­mel­dete Diens­ter­fin­dung be­ru­hen­den Pa­tents ein Ele­ment wirt­schaft­li­che Be­deu­tung er­langt, das durch eine wei­tere Per­son hin­zu­gefügt wurde und nicht be­reits Ge­gen­stand der Er­fin­dungs­mel­dung war. Die Be­wer­tung der Ein­zel­beiträge er­folgt da­bei nicht un­ter wirt­schaft­li­chen, son­dern un­ter tech­ni­schen Ge­sichts­punk­ten.

Der Sach­ver­halt:
Der Kläger, der bis zu sei­nem Ein­tritt in den Ru­he­stand im Jahre 2003 bei der Be­klag­ten be­schäftigt war, ver­langte von die­ser als Mit­er­fin­der die Zah­lung ei­ner an­tei­li­gen Vergütung für zwei Diens­ter­fin­dun­gen. Die er­ste Er­fin­dung be­traf einen Na­gel­lack zur Förde­rung des Na­gel­wachs­tums so­wie ein Ver­fah­ren zu des­sen Her­stel­lung und Ver­wen­dung. Die zweite Er­fin­dung be­traf Zu­be­rei­tun­gen zur to­pi­schen Ap­pli­ka­tion von an­ti­an­dro­gen wirk­sa­men Sub­stan­zen. Sie kann mit ei­ner durch­blu­tungsfördern­den Ver­bin­dung kom­bi­niert wer­den. Dafür kann ne­ben an­de­ren Sub­stan­zen Ra­mi­pril ein­ge­setzt wer­den.

Die Be­klagte nahm die Er­fin­dun­gen im Ja­nuar 1997 bzw. Ja­nuar 1999 un­be­schränkt in An­spruch. Auf den deut­schen Pa­tent­an­mel­dun­gen ba­sier­ten auch die später er­teil­ten US-Pa­tente.

LG und OLG wie­sen die Klage ab. Auf die Re­vi­sion des Klägers hob der BGH das Be­ru­fungs­ur­teil auf und wies die Sa­che zur neuen Ver­hand­lung und Ent­schei­dung an das OLG zurück (Urt.: 4.12.2007, Az.: X ZR 102/06). Das Be­ru­fungs­ge­richt wies die Be­ru­fung des Klägers al­ler­dings er­neut zurück. Auf die hier­ge­gen ge­rich­tete Re­vi­sion hob der BGH das Ur­teil wie­derum auf und wies die Sa­che an das OLG zurück.

Die Gründe:
Zu Un­recht hatte das OLG das Be­ste­hen ei­nes An­spruchs auf Er­fin­der­vergütung gem. § 5 Abs. 1 u. 2 Arb­NErfG a.F. für die von der Be­klag­ten in An­spruch ge­nom­mene zwei­ten Diens­ter­fin­dung mit der Begründung ver­neint, der Ge­danke, im Rah­men der Er­fin­dung Ra­mi­pril als (op­tio­na­len) Zu­satz­stoff zu ver­wen­den, stamme nicht vom Kläger.

Ein An­spruch auf Er­fin­der­vergütung kommt auch dann in Be­tracht, wenn bei der Ver­wer­tung ei­nes auf eine ge­mel­dete Diens­ter­fin­dung zurück­ge­hen­den Pa­tents ein Ele­ment wirt­schaft­li­che Be­deu­tung er­langt, das auf­grund des Bei­trags ei­ner wei­te­ren Per­son der Pa­tent­an­mel­dung hin­zu­gefügt wurde und nicht be­reits Ge­gen­stand der Er­fin­dungs­mel­dung war. Nach BGH-Recht­spre­chung rich­tet sich die Be­rech­ti­gung ei­nes Mit­er­fin­ders dem Grunde und der Höhe nach viel­mehr nach dem Bei­trag, den die­ser zu der Ge­samt­er­fin­dung bei­ge­steu­ert hat, wo­bei das Ge­wicht der Ein­zel­beiträge im Verhält­nis zu­ein­an­der und zur er­fin­de­ri­schen Ge­samt­leis­tung ab­zuwägen ist. Nichts an­de­res gilt für den Vergütungs­an­spruch ei­nes Ar­beit­neh­mer­mit­er­fin­ders.

Die Be­wer­tung der Ein­zel­beiträge er­folgt da­bei nicht un­ter wirt­schaft­li­chen, son­dern un­ter tech­ni­schen Ge­sichts­punk­ten im Hin­blick dar­auf, wel­ches Ge­wicht dem Bei­trag im Lichte des Stan­des der Tech­nik für das Zu­stan­de­kom­men der er­fin­dungs­gemäßen Lehre bei­zu­mes­sen ist. In die­sem Zu­sam­men­hang kann der Um­stand, dass ein wirt­schaft­li­cher Er­folg der Er­fin­dung ins­be­son­dere mit einem be­stimm­ten Merk­mal in Ver­bin­dung ge­bracht wer­den kann, al­len­falls eine ge­wisse in­di­zi­elle Be­deu­tung dafür ha­ben, dass die­ser Bei­trag auch mit Blick auf die Ent­wick­lung der tech­ni­schen Lehre Ge­wicht hat.

Al­ler­dings wird sich in der Re­gel schon ein Kau­sal­zu­sam­men­hang zwi­schen wirt­schaft­li­cher Ver­wer­tung der Er­fin­dung und be­stimm­ten Merk­ma­len nicht be­le­gen las­sen, da die pa­ten­tierte Er­fin­dung not­wen­di­ger­weise je­den­falls mit al­len den­je­ni­gen Merk­ma­len be­nutzt wird, die Ein­gang in den Haupt­an­spruch des Pa­tents ge­fun­den ha­ben.

Link­hin­weis:
  • Der Voll­text der Ent­schei­dung ist auf der Home­page des BGH veröff­ent­licht.
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