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Ausnutzung der Unterscheidungskraft ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise setzt kein subjektives Element voraus

BGH 31.10.2013, I ZR 49/12

Waren und auch Einzelhandelsdienstleistungen, die sich auf diese Waren beziehen, können i.S.v. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ähnlich sein. Die Ausnutzung der Unterscheidungskraft ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG setzt kein subjektives Element auf Seiten des in Anspruch genommenen Dritten voraus.

Der Sach­ver­halt:
Bei der Klä­ge­rin han­delt es sich um die Otto GmbH & Co. KG, ein 1949 gegrün­de­tes Ein­zel­han­dels­un­ter­neh­men. Sie ver­t­reibt ihr Waren­an­ge­bot auf­grund von Kata­lo­gen im Ver­sand­han­del, über das Inter­net und in eige­nen Geschäf­ten und ist Inha­be­rin der ein­ge­tra­ge­nen Wort­marke "OTTO". Die Beklagte bet­reibt einen Groß- und Ein­zel­han­del mit Sport­mode, Bek­lei­dung und Schu­hen. Zu ihrem Pro­dukt­pro­gramm gehö­ren auch Base­ball­kap­pen, die sie unter den Bezeich­nun­gen "OTTO CAP", "OTTO Tru­cker Cap" sowie "Otto Camou­flage" und mit dem Zei­chen einer sti­li­sier­ten Mütze mit der Auf­schrift "OTTO" anbot. Das Wort-Bild-Zei­chen war auch auf in die Base­ball­kap­pen ein­ge­näh­ten Eti­ket­ten ange­bracht. Die Kap­pen bezog die Beklagte von ihrer in den USA ansäs­si­gen Streit­hel­fe­rin, der Otto Inter­na­tio­nal Inc.

Die Klä­ge­rin sah darin eine Ver­let­zung ihrer Marke und ihres Unter­neh­mens­kenn­zei­chens. Nach­dem die Beklagte auf eine Abmah­nung der Klä­ge­rin eine straf­be­wehrte Unter­las­sung­s­er­klär­ung abge­ge­ben hatte, machte die Klä­ge­rin gericht­lich Scha­dens­er­satz, Aus­kunft, Her­aus­gabe zur Ver­nich­tung sowie Zah­lung von Abmahn­kos­ten gel­tend. Das LG gab der Klage statt; das OLG stellte hin­ge­gen fest, dass der Klä­ge­rin auf­grund ihrer Kla­ge­marke kein Scha­dens­er­satz­an­spruch wegen Ver­wen­dung des Zei­chens "OTTO" durch die Beklagte in Allein­stel­lung gem. § 14 Abs. 2 u. 6 Mar­kenG zusteht. Die hier­ge­gen gerich­te­ten Revi­sio­nen der Streit­hel­fe­rin der Beklag­ten und der Klä­ge­rin blie­ben vor dem BGH erfolg­los.

Gründe:
Im Hin­blick auf die Revi­sion der Streit­hel­fe­rin der Beklag­ten hatte das Beru­fungs­ge­richt zu Recht ange­nom­men, dass die Beklagte mit der Ver­wen­dung der sti­li­sier­ten Mütze mit dem Wort­be­stand­teil "OTTO" und der Wort­marke "OTTO CAP" die Unter­schei­dungs­kraft der bekann­ten Kla­ge­marke ohne recht­fer­ti­gen­den Grund in unlau­te­rer Weise i.S.v. § 14 Abs. 2 Nr. 3 Mar­kenG aus­nutzte.

Bei der Beur­tei­lung der Ähn­lich­keit der Waren oder Dienst­leis­tun­gen sind alle erheb­li­chen Fak­to­ren zu berück­sich­ti­gen, die das Ver­hält­nis zwi­schen den Waren oder Dienst­leis­tun­gen kenn­zeich­nen; hierzu gehö­ren ins­be­son­dere die Art der Waren oder Dienst­leis­tun­gen, ihr Ver­wen­dungs­zweck, ihre Nut­zung sowie die Eigen­art als mit­ein­an­der kon­kur­rie­rende oder ein­an­der ergän­zende Waren oder Dienst­leis­tun­gen. In die Beur­tei­lung ein­zu­be­zie­hen ist, ob die Waren oder Dienst­leis­tun­gen regel­mä­ßig von den­sel­ben Unter­neh­men oder unter ihrer Kon­trolle her­ge­s­tellt oder erbracht wer­den oder ob sie beim Ver­trieb Berüh­rungs­punkte auf­wei­sen. Von einer Unähn­lich­keit der Waren oder Dienst­leis­tun­gen kann nur dann aus­ge­gan­gen wer­den, wenn trotz (unter­s­tell­ter) Iden­ti­tät der Zei­chen die Annahme einer Ver­wechs­lungs­ge­fahr wegen des Abstan­des der Waren oder Dienst­leis­tun­gen von vorn­he­r­ein aus­ge­sch­los­sen ist. Inso­weit gel­ten für § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3 Mar­kenG keine unter­schied­li­chen Maß­s­täbe.

Ohne einen Schutz des Unter­neh­mens­kenn­zei­chens im Inland konnte sich für die Streit­hel­fe­rin der Beklag­ten auch kein recht­fer­ti­gen­der Grund für eine Aus­nut­zung der Unter­schei­dungs­kraft der bekann­ten Marke der Klä­ge­rin erge­ben, auf den sich die Beklagte hätte beru­fen kön­nen. Die Aus­nut­zung der Unter­schei­dungs­kraft der Kla­ge­marke ohne recht­fer­ti­gen­den Grund in unlau­te­rer Weise setzt vor allem kein sub­jek­ti­ves Ele­ment vor­aus. Die Beklagte brauchte die ange­grif­fene Bezeich­nung somit nicht etwa in der Absicht zu ver­wen­den, die Unter­schei­dungs­kraft der bekann­ten Kla­ge­marke aus­zu­nut­zen.

Was die Revi­sion der Klä­ge­rin betraf, so war das OLG zutref­fend davon aus­ge­gan­gen, dass der Klä­ge­rin auf­grund ihrer Kla­ge­marke kein Scha­dens­er­satz­an­spruch wegen Ver­wen­dung des Zei­chens "OTTO" durch die Beklagte in Allein­stel­lung gem. § 14 Abs. 2 u. 6 Mar­kenG zusteht. Ein sol­cher Scha­dens­er­satz­an­spruch setzt näm­lich eine Ver­let­zungs­hand­lung vor­aus. Eine Ver­wen­dung der Bezeich­nung "OTTO" in Allein­stel­lung hatte das Beru­fungs­ge­richt aber nicht fest­ge­s­tellt.

Liegt eine Ver­let­zungs­hand­lung nach § 14 Abs. 2 Mar­kenG nicht vor, schei­den auch Ansprüche auf Her­aus­gabe zur Ver­nich­tung und auf Aus­kunft­s­er­tei­lung nach §§ 18, 19 Mar­kenG, § 242 BGB aus. Ebenso erga­ben sich hier auch keine Ansprüche wegen Ver­let­zung des Unter­neh­mens­kenn­zei­chens der Klä­ge­rin nach § 15 Abs. 2 bis 4, §§ 18, 19 Mar­kenG, § 242 BGB und wegen einer irre­füh­r­en­den Ver­wen­dung der ange­grif­fe­nen Zei­chen nach §§ 3, 5, 9 UWG i.V..m. § 242 BGB im Hin­blick auf eine Benut­zung der Bezeich­nung "OTTO" in Allein­stel­lung.

Link­hin­weis:

  • Der Voll­text der Ent­schei­dung ist auf der Home­page des BGH ver­öf­f­ent­licht.
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